PROCESO 61-IP-2005
Interpretación prejudicial del artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 81 de la misma Decisión; así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ACTOR: SOCIEDAD SODIMAC COLOMBIA S.A.
Marca: “LA FENÊTRE + DISEÑO”. Proceso interno Nº 2003-00140 (8907).

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil cinco.

 

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

 

VISTOS:

 

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de abril del presente año, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 11 de mayo del 2005.

 

1.       ANTECEDENTES:

 

1.1.    Partes

 

Actúa como demandante la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

 

1.2.    Actos demandados

 

La interpretación se plantea en razón de que la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., mediante apoderada, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la mencionada Superintendencia de Industria y Comercio:

 

-         Nº 23613, de 26 de julio del año 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien negó el registro de la denominación “ LA FENÊTRE”, como marca destinada a amparar productos de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad comercial SODIMAC COLOMBIA S.A.; y,

 

-         Nº 32676, de 11 de octubre del 2002, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación propuesto, decidió confirmar la Resolución Nº 23613, de 26 de julio del 2002, quedando así agotada la vía gubernativa.

 

Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia que conceda el registro solicitado para la marca LA FENÊTRE + DISEÑO.

 

1.3.    Hechos relevantes

 

Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

 

a)       Los hechos

 

-         El 27 de septiembre del 2000, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “LA FENÊTRE + DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

 

-         El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 504, de 29 de mayo del 2001, sin que hayan sido formuladas “oposiciones”.

 

-         El 26 de julio del 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 23613, por medio de la cual negó el registro solicitado, con fundamento en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

 

-         El 10 de septiembre del mismo año, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución emitida.

 

-         El 11 de octubre también del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 32676, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución Nº 23613.

 

b)       Escrito de demanda

 

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. expresa, que el 27 de septiembre del 2000, solicitó registro para la denominación “LA FENÊTRE + DISEÑO”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 19, no siendo presentadas oposiciones por parte de terceros; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio del mencionado País Miembro, como ya se ha dicho, mediante Resolución Nº 23613, de 26 de julio del 2002, negó el registro solicitado por considerar que el referido signo se enmarcó en la prohibición de registrabilidad establecida en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486; determinación que fue confirmada por la Resolución Nº 32676 que decidió el recurso de apelación interpuesto.

 

Sostiene que la Superintendencia violó la norma señalada, puesto que “…la expresión LA FENÊTRE no es un término exclusivo, concluyente, necesario y comúnmente utilizado en Colombia para distinguir tubos no metálicos o maderas contrachapadas o asfalto o granulados de vidrio para señalización de carreteras.”

 

Manifiesta que esa Dependencia “…ha debido seguir los lineamientos dados por la jurisprudencia y hacer el análisis consistente en preguntarse ¿qué es una persiana de exterior no metálica ni de materiales textiles?, ¿qué es un buzón de mampostería?, ¿qué es una madera contrachapada?, ¿qué es una construcción no metálica? y ¿qué es un monumento no metálico?. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas hubiera sido LA FENÊTRE, era procedente y legal rechazar el registro de la marca solicitada por mi mandante pero si, a contrario sensu, la respuesta era diferente a LA FENÊTRE, no le era permitido a la funcionaria negar un derecho con base en una simple opinión de tipo personal.”

 

Respecto a la violación aducida del artículo 135 literal e), expresa que “…El término EXCLUSIVAMENTE, tiene una razón de ser y no puesto en ella de manera caprichosa. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Vigésima Edición, Madrid, 1984, página 617, EXCLUSIVO tiene dos acepciones: ‘Que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir’ o ‘único, solo, excluyendo a cualquier otro’ …. Así, es irregistrable no cualquier signo que sirva para describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio, sino UNICAMENTE aquellos signos que excluyen o dejan por fuera para definir o describir la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio. Si la marca no es de aquellas que describen de manera EXCLUSIVA o EXCLUYENTE la especie, cantidad, calidad, destino, valor u otra característica de un producto o servicio, es entonces registrable. Esto es de lógica jurídica elemental”.

 

Sostiene, así mismo, que “…aún aceptando que la voz en francés LA FENÊTRE sí se traduce en castellano como “ventana”, es claro que no figura en la resolución cuya nulidad se solicita, prueba (NO SIMPLES OPINIONES) alguna que demuestre, de manera fehaciente e irrefutable, que la expresión LA FENÊTRE carece en verdad de cuño distintivo por ser ella la que se utiliza común y corrientemente en la industria y el comercio colombianos o subregionales y entre los consumidores colombianos o de la subregión para designar o describir alguna característica de los productos que se quieren proteger, es decir, para describir o designar aquellas características que hacen, factual y jurídicamente, que una determinada voz, palabra o expresión no sea distintiva en un determinado territorio. No se dan argumentos serios que demuestren que la expresión LA FENÊTRE es requerida por los empresarios que fabrican y venden en Colombia o en la subregión maderas semielaboradas, granulados de vidrio para señalización de carreteras, asfalto, pez o betún (todos productos de la clase 19) para dar información a título de frases explicativas sobre estos productos.”

 

Argumenta, finalmente, en lo principal, que “…vemos que es claro para cualquiera, que el signo distintivo LA FENÊTRE + diseño no es el término que de manera exclusiva, excluyente y necesaria describa … productos de la clase 19 y es, por lo tanto, registrable.”

 

c)       Contestación a la demanda

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

 

Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 486, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

 

Respecto de las marcas y sus requisitos, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 14- IP-98 y 26-IP-2000.

 

Con relación a los signos genéricos y descriptivos, transcribe algunos textos extraídos de los procesos 14-IP-96, 22-IP-96, 18-IP-99, 21-IP-99, 10-IP-97 y 23-IP-2000.

 

Sobre la supuesta violación del literal e) del artículo 135 de Decisión 486, expresa que “…En el caso que nos ocupa, la marca LA FENÊTRE además de no reunir los requisitos establecidos en la norma comunitaria, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) …. toda vez que en el idioma francés traduce ‘VENTANA’ y evidentemente describe la finalidad del producto que pretende distinguir, habida cuenta que la (sic) persianas son para cubrir las ventanas e igualmente comprende dentro de la descripción de los productos las ventanas metálicas y las guarniciones metálicas para las mismas, concluyéndose que la expresión LA FENÊTRE (mixta) no tiene elemento alguno que aporte distintividad y que la haga susceptible de registro marcario.”

 

Concluye afirmando que al otorgarse el registro solicitado “…ello imposibilitaría que los terceros que suministran los mismos productos dentro de las actividades que desarrollan, utilicen la expresión para resaltar una de las características de los productos que pretenden proteger con el registro de la marca LA FENÊTRE.”

 

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

 

CONSIDERANDO:

 

1.       COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

 

La interpretación prejudicial ha sido estructurada, según así se expresa, con base en lo dispuesto por el artículo 61 de la Decisión 184, correspondiente al antiguo Estatuto del Tribunal. No obstante esa equivocación, este Tribunal estima que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas en el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

 

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados sistemáticamente por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

 

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

 

2.       CONSIDERACIONES PREVIAS

 

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de escrito acompañado al oficio Nº 0455, de 18 de marzo del 2005, la interpretación prejudicial del artículo 135, literales e) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal determina que no procede atender el pedido en los términos planteados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca LA FENÊTRE + DISEÑO, ha sido presentada el 27 de septiembre del año 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Este Tribunal estima entonces conveniente, realizar la interpretación correspondiente al artículo 82, literal d) de la Decisión 344 y, además, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 81 también de la Decisión 344, normas que resultan aplicables al caso controvertido, así como a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; todo, al amparo de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional.

 

3.       NORMAS A SER INTERPRETADAS

 

En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

 

DECISION 344

 

(…)

“Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

 

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

 

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

 

(...)

 

“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;”

 

(…)

 

DECISION 486

 

“Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

 

”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

 

”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

 

4.       TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA

 

Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida del artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada el 27 de septiembre del 2000, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

 

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.

 

Al respecto el Tribunal ha señalado que:

 

“…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]

 

5.       CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO

 

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

 

El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

 


a)       Perceptibilidad

 

Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

 

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.

 

b)       Distintividad

 

El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

 

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

 

c)       Susceptibilidad de representación gráfica

 

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

 

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

 

6.       CLASES DE MARCAS

 

La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, fundamentalmente, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en correspondencia con la estructura del signo.

 

La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

 

Esta clase de marca constituye una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.

 

Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo o comparación de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal:

 

“Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

 

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. [3]

 

7.       PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

 

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina establece en el artículo 82 de la Decisión 344, ciertos impedimentos para que determinados signos sean registrados como marcas.

 

Irregistrabilidad de signos descriptivos y genéricos

 

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y de los descriptivos, está involucrando en esa excepción el registro, entre otros, de los distintivos que designen exclusivamente la calidad, la especie, la cantidad o, que comprendan características usuales del producto o del servicio a ser distinguidos por la marca.

 

Signos Descriptivos

 

Con referencia a esta clase de signos el Tribunal ha señalado:

 

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.[4]

 

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos.

 

Los signos descriptivos son, en consecuencia, aquellos que se refieren, entre otras características, a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o del servicio de que se trate.

 

Respecto de esta clase de signos el Tribunal ha manifestado, adicionalmente:

 

“Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente.

 

“La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

 

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” [5]

 

Signos genéricos

 

Con el objeto de definir esta clase de signos, los tratadistas han considerado que éstos están constituidos por una expresión, “…que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación”. Se ha dicho además:

 

“...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

 

“... si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[6]

 

También se ha manifestado a este respecto:


“Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”.[7]

 

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

 

No se puede componer o conformar una marca con una denominación de uso general, porque se establecería una relación directa entre el nombre y el producto o el servicio que el distintivo ampare. Es preciso tomar en consideración, que la genericidad de un signo debe apreciarse en relación directa con los productos o con los servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

 

Una expresión genérica respecto de unos determinados productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado propio o inicial, de modo que el resultado sea novedoso y distintivo al ser empleado para amparar productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

 

Es importante mencionar, que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para identificar el producto o el servicio que se desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.

 

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se use para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales tiene el carácter de denominación genérica.

 

8.       SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO

 

En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

 

No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

 

El Tribunal se ha manifestado respecto a este tema, en los términos siguientes:

 

“... cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”. [8]

 

Y sostuvo además que:

 

“ (...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP-2002 y 15-IP-2002.

 

Con base en estos fundamentos,

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

 

C O N C L U Y E:

 

1.       De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

 

2.       Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

 

3.       En el examen que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.

 

          Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

 

4.       No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos descriptivos cuando designan o comunican al consumidor o al usuario, exclusivamente cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen. El registro de esta clase de denominaciones, comunes a otros productos o servicios del mismo género, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

 

5.       Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

 

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00140 (8907), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento.

 

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

 

Moisés Troconis Villarreal

PRESIDENTE

 

Walter Kaune Arteaga

MAGISTRADO

 

Rubén Herdoíza Mera

MAGISTRADO

 

Olga Inés Navarrete Barrero

MAGISTRADA

 

Mónica Rosell Medina

SECRETARIA

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

 

              Mónica Rosell

             SECRETARIA



[1]        Clase 19.- Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto; pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

[2]        Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[3]        Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta). JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[4]        Proceso Nº 7-IP-95. Sentencia de 7 de agosto de 1995. Caso “COMODISIMOS”. En G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

[5]        Proceso 22-IP-96, marca: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. TOMO V. Pág. 358. 1996.

[6]        Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70.

[7]        OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 71.

[8]        Proceso 33-IP-2003, sentencia del 14 de mayo del 2003. G.O.A.C. Nº 949, de 18 de julio del 2003. marca: “ONE STEP UP (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.