RESOLUCION 476
Por la cual se resuelven los Recursos de Reconsideración presentados por el Gobierno de Ecuador y la compañía PFIZER contra la Resolución 423 que dictaminó el incumplimiento por parte del señalado Gobierno en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la Resolución 423 de la Secretaría General, y los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno de Ecuador y la compañía PFIZER Research & Development Co. N.V/S.A. (en adelante PFIZER); y,
CONSIDERANDO: Que, con fecha 31 de agosto de 2000, la Secretaría General emitió la Resolución 423, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 598 del 6 de septiembre del mismo año, por la cual se dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Ecuador de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 16 de la Decisión 344, al otorgar dicho Gobierno una patente de segundo uso;
Que, con fecha 16 de octubre de 2000, el Gobierno de Ecuador interpuso Recurso de reconsideración contra la Resolución 423 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:
1. Señala el Gobierno del Ecuador que si se tratara de un simple descubrimiento o una consecuencia obvia de la patente anterior por el simple hecho, los derechos de los inventores originales estarían afectados y ellos hubieran reclamado a su tiempo, lo cual no ha sucedido, por tanto se demuestra que incluso ellos reconocen el valor de la nueva investigación, a pesar de haber utilizado como base una tecnología ya conocida.
2. Agrega el Gobierno ecuatoriano que los resultados de la nueva investigación desarrollada se encuentra centrada sobre el compuesto en el campo de la selectividad de los PDES.
3. Las normas jurídicas, tanto comunitarias como nacionales, tienen efecto en su tiempo, y no tienen efecto retroactivo.
4. Solamente las oficinas nacionales competentes tienen facultad para hacer los exámenes de patentabilidad.
5. La Resolución 079 sigue en plena vigencia.
6. Es tendencia mundial aceptar las patentes de segundo uso, siendo también patentables en concordancia con las normas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Que, con fecha 19 de octubre de 2000, PFIZER interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución 423 emitida por la Secretaría General, cuyos argumentos se resumen en lo siguiente:
1. La Secretaría General está alegando incumplimiento en septiembre de 1996, de un criterio novedoso adoptado por ella cuatro años más tarde.
2. La Resolución 406 de todas maneras se encuentra "sub-judice" por estar pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la acción de nulidad de la misma por considerar que es contraria a derecho y que contiene numerosos elementos adicionales, a las de una resolución que contiene un Dictamen de Incumplimiento.
3. La Resolución 079 reconoció que las patentes de segundo uso son permitidas cuando cumplen con los requisitos de patentabilidad del Régimen Común de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina.
4. Una prohibición de patentes de segundo uso contraría los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC.
5. No puede la Secretaría General dar efecto retroactivo a sus nuevas interpretaciones.
6. La interpretación gramatical a la que ha recurrido la Secretaría General en su Resolución 406, para tratar de imponer una prohibición de patentabilidad de segundos usos con efectos retroactivos, es ajena a la voluntad del legislador comunitario y contraria a las normas usuales de la interpretación jurídica.
Que, luego de haber expuesto todos los argumentos vertidos en los Recursos de Reconsideración presentados, corresponde a esta Secretaría pronunciarse respecto a todos y cada uno de los argumentos;
Que, la Secretaría General estima conveniente la acumulación de los recursos de reconsideración presentados por el Gobierno del Ecuador y PFIZER, teniendo en cuenta los principios de economía procesal, celeridad, eficacia e igualdad de trato a las partes, previstos en el artículo 5 de la Decisión 425, al haber acreditado los interesados su legítimo interés para actuar en el presente procedimiento, en los términos generales previstos por dicha Decisión, y versar dichos recursos sobre el mismo objeto y causa, es decir, acerca de la impugnación de la Resolución 423;
Que, la acumulación de los recursos de reconsideración presentados opera además conforme a lo previsto por la legislación y la doctrina acerca de la intervención de terceros interesados en un procedimiento; ello por cuanto la Secretaría General ha reconocido interés para actuar a PFIZER;
Que, los argumentos esbozados pueden ser consolidados de la siguiente manera:
a) La falta de reclamación de los inventores originales es demostrativa del valor de la nueva investigación.
En efecto, señala textualmente el Gobierno del Ecuador que "es importante destacar, si se trataría de un simple descubrimiento o una consecuencia obvia de la patente anterior, es decir como dice el art. 16 de la Decisión 344 ‘por el simple hecho’, los derechos de los inventores Bell Andrew Simon; Brown David y Terrett Nicholas Kenneth, estarían afectados y ellos ubieran (sic) reclamado a su tiempo, lo cual no ha sucedido, por tanto se demuestra que incluso ellos reconocen el valor de la nueva investigación realizada por los inventores Ellis Peter y Terrett Nicholas Kenneth, a pesar de haber utilizado como base una tecnología ya conocida (…)" (el resaltado es de la Secretaría General).
Al respecto cabe señalar en primer término que el inventor original no hubiera planteado una reclamación y tiene que reconocer el valor de sus propias investigaciones pues se trata del mismo inventor que ahora pretende patentar bajo un segundo uso. La cuestión deviene aún en más grave si se tiene en cuenta lo afirmado por el Gobierno recurrente pues, en sus propias palabras, se trataría únicamente de reconocer el valor de una nueva investigación no obstante haber utilizado como base una tecnología ya conocida.
Mas bien resulta interesante señalar que los llamados a interponer una reclamación, esto es, los titulares o potenciales titulares de otras patentes que pudieran verse afectados con la patente de segundo uso para las pirazolopirimidinonas para el tratamiento de la impotencia, en efecto han interpuesto sendas reclamaciones en cortes extranjeras, las cuales en principio han sido declaradas fundadas.
En atención a lo señalado, los argumentos presentados por el Gobierno del Ecuador en este punto deben declararse insubsistentes en lo que respecta a la parte en que se refiere a los inventores originales, reservándose el derecho la Secretaría General de tener en cuenta la segunda parte del argumento como agravante de la conducta infractora del Gobierno del Ecuador.
b) El contenido material de la nueva investigación.
Señala textualmente el Gobierno de Ecuador que "los resultados de la nueva investigación desarrollada se encuentra centrada sobre el compuesto en el campo de la selectividad de los PDES."(el subrayado es de la Secretaría General).
De confirmarse este entendido, el Gobierno del Ecuador habría reconocido incurrir en una doble violación, pues no solamente habría vulnerado el artículo 16, sino también los artículos 1 al 5 de la Decisión 344 al conferir patente sobre un producto ya conocido y previamente patentado.
c) Solamente las oficinas nacionales competentes tienen facultad para hacer los exámenes de patentabilidad.
Manifiestan los recurrentes que no le compete a la Secretaría General realizar examen de patentabilidad alguno sobre las solicitudes presentadas ante las Oficinas Nacionales Competentes. Sin embargo, conforme se ha expuesto en otros casos, la Secretaría General no ha realizado examen de patentabilidad alguno en el presente procedimiento, a los efectos de la concesión de un título de patente, lo cual corresponde hacer a las señaladas Oficinas (en este caso, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ecuador). Conforme a lo previsto en el artículo 30 literal "a" del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General se ha limitado a verificar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad conforme lo dispone la Decisión 344 a fin de determinar su correspondencia con la indicada Decisión.
En ningún momento la Secretaría General ha ejercido atribución alguna propia de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tal como lo señalan los recurrentes en su reconsideración. Corresponde a las oficinas nacionales competentes realizar el examen de patentabilidad de las solicitudes sometidas a su consideración en el marco de lo dispuesto en la Decisión 344. En el caso presente, ha quedado establecido que el examen de patentabilidad sobre la patente en cuestión fue adelantado por la oficina nacional competente a los efectos de conceder un título de patente. No obstante, ello no sustrae la posibilidad que la Secretaría General, una vez planteada una reclamación, analice las circunstancias tanto de hecho como de derecho a fin de determinar la existencia o inexistencia de un incumplimiento al ordenamiento jurídico andino.
En efecto, si tal como todas las partes han reconocido y se ha resaltado en el resumen de hechos que encabeza esta Resolución, el presente caso trata bien de la determinación de la posibilidad del patentamiento de los segundos usos conforme a la Decisión 344 o bien, admitida que fuera esta posibilidad, sobre el cumplimiento de las tres condiciones objetivas de patentabilidad, resulta no sólo necesario, sino natural, que la Secretaría investigue tales requisitos, conforme lo señala la atribución que le es otorgada por el propio Acuerdo de Cartagena en su artículo 30 literal ‘a’.
Es menester por consiguiente distinguir el ámbito interno nacional, que actúa dentro de la esfera de su competencia (en el presente caso, lo preceptuado por la Decisión 344), del ámbito supranacional, representado en este caso por la Secretaría General y que responde a sus propios mandatos y competencias (normas comunitarias primarias y secundarias ya referidas).
En efecto, es conveniente precisar que la Secretaría General, conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, en el caso presente ha actuado con el fin de velar por que las normas contenidas en la Decisión 344 hayan sido aplicadas correctamente por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el otorgamiento de la patente para las "pirazolopirimidinonas para el tratamiento de la impotencia".
Si bien la Secretaría General en este caso ha revisado el procedimiento adelantado por la oficina ecuatoriana, su labor, conforme a sus atribuciones, se ha concentrado en analizar si el acto administrativo (la resolución) por la cual dicha entidad otorgó la patente antes referida se ajusta o no al ordenamiento jurídico comunitario, en particular a la Decisión 344.
Es claro que la Secretaría General no podría declarar la nulidad de la Resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pues ello compete a las autoridades de la República del Ecuador, pero sí puede, y eso es precisamente lo que ha hecho, declarar el incumplimiento generado por la expedición de dicho acto y requerir al señalado Gobierno a actuar en concordancia a fin de subsanarlo.
En efecto, conforme al ordenamiento jurídico andino, sí corresponde a la Secretaría General pronunciarse para dictaminar si con la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador se ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, en particular la Decisión 344.
De este modo, a juicio de la Secretaría General, quedan perfectamente coordinadas las funciones de la autoridad supranacional y nacional en la labor de respeto al orden jurídico andino. Esta sinergia y mutua imbricación es garantía de seguridad y estabilidad jurídica, pues se agrega una vía adicional e independiente de garantía de los intereses subregionales y respeto al derecho andino, el cual es al mismo tiempo derecho nacional prevalente.
Aún más, las actuaciones adelantadas por la Secretaría General han estado encaminadas a determinar si hubo o no incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, preservando los derechos de las partes y de los interesados legítimos, y como ya se advirtió, aquéllas se han adelantado con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico andino.
Se reitera asimismo, y contrario a lo afirmado por el Gobierno recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, la Secretaría General sí está facultada para hacer un análisis de fondo y forma referentes a las conductas de los Países Miembros, cuando considera que con ellas se incumple el ordenamiento jurídico andino.
d) El análisis de la Secretaría General con respecto al artículo 16 de la Decisión 344 es retroactivo.
En la sentencia del proceso 7-AI-99, el Tribunal Andino de Justicia señaló que la facultad de interpretación auténtica de las normas jurídicas comunitarias corresponde a la Comisión o, en su caso, al propio Tribunal en las controversias sometidas a su jurisdicción.
De acuerdo con lo dicho en los párrafos precedentes, contrario a lo afirmado en el recurso del Gobierno ecuatoriano y PFIZER, la Secretaría General no ha hecho una interpretación en abstracto de la Decisión 344 para obligar a los Países Miembros a observarla en sus diferentes actuaciones. Por el contrario, la Secretaría General ha venido analizando, en el caso concreto sometido a su conocimiento, la aplicación de dicha Decisión en la actuación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial que dio como resultado la resolución que otorgó la patente en cuestión a favor de PFIZER, para emitir su opinión acerca de si tal conducta se ajusta o no al ordenamiento jurídico comunitario.
Asimismo, manifiestan los recurrentes que existe un reconocimiento expreso por parte de la Secretaría General acerca de la patentabilidad de los segundos usos, el cual estaría contenido en la Resolución 079, la cual, en su opinión, resulta irrevisable y es cosa juzgada.
La Resolución 079, como se dijo con anterioridad, contiene una opinión de la Secretaría General sobre la norma peruana que "aclara" el artículo 16 de la Decisión 344. Esta opinión se encuentra en la parte considerativa de la Resolución y no en la parte resolutiva de la misma. En tal virtud, y dado que los fundamentos de la precitada Resolución 079 han sido revisados en extenso en las Resoluciones 406 y 423, nos remitimos en este punto a dichas normas comunitarias a fin de dar respuesta al alegato presentado.
De otro lado, cabe señalar que la Secretaría no se ve impedida de efectuar dicha revisión, por cuanto no incurre en las causales señaladas por el artículo 34 de la Decisión 425, habida cuenta que el título de patente que aquí se analiza fue expedido con base en el entendido de la SAPI.
No se comprende por lo demás cómo a efectos de la expedición de la Resolución 423 no se le reconocen por los recurrentes a la Secretaría General facultades que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico andino, y para la Resolución 079 no sólo se le reconocen las mismas facultades sino que además se señala que la Resolución es irrevisable incluso por el órgano que la emitió.
Cabe destacar que conforme al criterio universalmente aceptado, los actos administrativos (como son las Resoluciones de la Secretaría General) no hacen tránsito a "cosa juzgada". En efecto, dichos actos, una vez vencido el término para ser recurridos, sin que se hubieran presentado recursos impugnatorios, o habiendo sido éstos interpuestos dentro del plazo legal, se hubieran resuelto conforme a ley, quedan "en firme". Aún más, la nulidad de dichos actos puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las prescripciones de la ley que corresponda aplicar.
Son las providencias judiciales las que hacen tránsito a "cosa juzgada", cuando ponen fin al proceso y contra ellas no cabe recurso alguno.
e) La Resolución 079 se encuentra vigente.
En efecto, tal como lo afirma Ecuador, la Resolución 079 se encuentra vigente habida cuenta que la misma resuelve sobre un asunto distinto al que amerita el presente caso, con respecto a un País Miembro que tampoco es parte en este último.
Con respecto al considerando de dicha Resolución que hace referencia a un concepto preliminar de la Secretaría General sobre el patentamiento de segundos usos, es menester tener en cuenta que dicho concepto fue perfeccionado por la Resolución 406 que sí desarrolla en extenso el tema que el mencionado considerando apenas indica. En este sentido, no se entienden las razones jurídicas para tener en cuenta un pronunciamiento primario a nivel considerativo y no tener en cuenta un siguiente pronunciamiento esta vez de nivel resolutivo, y además posterior, en una norma de igual rango jerárquico.
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la naturaleza de la indicación contenida en la Resolución 079, la Secretaría General se reitera en los conceptos vertidos en el literal anterior de la presente Resolución.
f) La interpretación de la Secretaría General es contraria a ADPIC.
Durante la tramitación del procedimiento administrativo de incumplimiento ante la Secretaría General, el apoderado de Pfizer ha afirmado en múltiples ocasiones que la normativa multilateral (específicamente el ADPIC) admite la concesión de patentes de segundo uso, por lo que los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran obligados a concederlas so pena de incurrir en una vulneración de dicho Acuerdo. No conceder patentes de segundo uso, se sostenía, generaría responsabilidad en cabeza de los Países Miembros, lo cual daría lugar a un pronunciamiento de la OMC según su sistema de solución de controversias.
Al respecto, la Secretaría General ha expresado que el ADPIC no prejuzga sobre la potestad de sus miembros para admitir la patentabilidad de segundos usos. En consecuencia, no resulta exacta la afirmación acerca de que la no concesión de patentes de segundo uso acarrearía un incumplimiento de las normas multilaterales y la posibilidad de la adopción de medidas de represalia a los Países Miembros de la Comunidad Andina.
El ADPIC tampoco regula expresamente lo relativo al patentamiento de usos, así como -entre otras cosas- no define lo que es "invención", ni obliga a sus miembros a patentar los usos. En efecto, el artículo 27.1 se limita a señalar que "(…) Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (…)". En el artículo 27.3, de otro lado, faculta a los miembros a excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano y animal.
Nótese además que no se encuentra en los apartados 2 y 3 del mismo artículo una exclusión expresa de los usos, ni tampoco una precisión como la que figura en el artículo 52 de la Convención de Munich, que señala que la prohibición de patentamiento de métodos no incluye a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de esos métodos.
Se podría señalar que la falta de prohibición expresa de los usos los haría patentables a la luz de ADPIC, hecho que se inferiría de la regla general permisiva del primer apartado, pero ello sólo podría ser posible si se concibe al uso como un tipo de invención de procedimiento. De otro lado, también se podría señalar que el no mencionarlos expresamente y más bien sí incluir la prohibición de métodos (aun sabiendo que dicha prohibición puede juzgarse como redundante con relación al requisito general de la aplicación industrial, pues los métodos carecen de esta característica) constituye una clara manifestación del legislador en el sentido de prohibir cualquier tipo de método. En el presente caso, la diferenciación con un método no es concluyente. Complementariamente se puede señalar que ADPIC, al no definir los términos invención o las características de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial), deja en manos de los países o grupos de países tal definición, razón que termina de demostrar el hecho que ADPIC no prejuzga sobre la cuestión y por lo tanto mal podría existir contravención.
El artículo 27 contiene disposiciones sobre el campo de la patentabilidad, y la discriminación en patentes, ambos temas de la mayor importancia dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay que terminaron con la adopción del ADPIC.
A favor de una postura que justifique la patentabilidad de los usos frente a ADPIC se podría señalar que la norma establece que las patentes se podrán obtener sin discriminación alguna sobre el campo de la tecnología en que ésta se haya logrado, e inferir a partir de allí que la no patentabilidad de las invenciones de uso, en general, constituiría una discriminación contra estos inventos y sus inventores, particularmente en el sector farmacéutico, en donde, como hemos señalado, la investigación se suele dirigir a obtener nuevas aplicaciones o usos de sustancias conocidas.
Así cuando en el artículo 27.1, dicho Acuerdo dispone que las patentes podrán obtenerse en todos los campos de la tecnología, podría entenderse que no hace un simple enunciado, sino que se obliga a los países a no negar patentes por razones distintas a las consignadas en los numerales 2 y 3 del mencionado artículo, garantizando que aquellos productos, procesos y usos que han venido siendo excluidos de patentabilidad, no lo seguirán siendo a futuro, ya que tal actitud violaría el Acuerdo.
No obstante, lo cierto es que según la metodología de negociación y de adopción de textos que se sigue en la OMC no puede entenderse que no obligue o prohiba el patentamiento de los usos, siendo lo acertado considerar que ADPIC no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso.
Es útil recordar que el objetivo primordial de ADPIC fue extender el patentamiento de los productos farmacéuticos a la generalidad de los países en vías de desarrollo, objetivo precedente al del patentamiento del uso y más relevante desde el punto de visto económico. En ese orden de ideas, siendo ADPIC un estándar mínimo común, el patentamiento de usos constituye una protección superior a dicho piso.
Sin perjuicio de lo señalado y al margen del valor normativo de ADPIC, cabe tener presente lo que ese Honorable Tribunal ha señalado respecto al cumplimiento de las normas comunitarias, a propósito de la referencia a las normas multilaterales, expresando que:
"La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claramente expresada la naturaleza del principio de supremacía del derecho comunitario. Así lo ha sentado a partir de la sentencia de nulidad del 10 de junio de 1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. Nº 21 del 15 de Julio de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, Buenos Aires - Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) y más tarde lo ha reiterado en múltiples sentencias 1/."
Además de lo expuesto anteriormente, queda claro que el ADPIC en ninguno de sus artículos obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio a patentar los segundos usos. En efecto, no hay ninguna mención a los segundos usos en este tratado internacional.
Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 14 de septiembre del año pasado los Países Miembros han concluido un proceso de armonización de la legislación subregional con sus compromisos ante la OMC, adoptando las modificaciones que han conducido a la aprobación de la Decisión 486, la misma que entrara en vigencia el 1º de diciembre de 2000. Se observa objetivamente que el artículo 16 de la Decisión 344 se vuelve a recoger esta vez bajo el artículo 21 de la Decisión 486, reproducido de manera idéntica, lo que indica que los Países Miembros no han considerado éste como un aspecto que amerite alguna modificación para su adecuación al ADPIC.
De otro lado, vale la pena aclarar que como quiera que no se vulneran disposiciones sustantivas del ADPIC, tampoco se están vulnerando las obligaciones contenidas en el artículo 65.5 del ADPIC relativas al período transitorio, por cuanto la prohibición de patentamiento de segundos usos en el régimen andino es pre-existente al ADPIC. El citado artículo dispone lo siguiente:
"Todo Miembro que se valga de un período transitorio (…) se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo." (el énfasis es de la Secretaría General)
En conclusión: Tal como se ha mencionado en el procedimiento administrativo de incumplimiento, en la Comunidad Andina no se permite el patentamiento de segundos usos en virtud de lo previsto por el artículo 16 de la Decisión 344. Siendo ello así, no se verifica algún grado de disminución de la compatibilidad de la normativa comunitaria andina frente a la multilateral, toda vez que en ningún momento -repetimos-, estuvo permitido el patentamiento de segundos usos.
g) La Resolución 406 se encuentra subjudice.
Sostienen los demandantes que la Resolución 406 de todas maneras se encuentra "sub-judice" por estar pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Debe señalarse que con fecha 8 de noviembre de 2000 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declaró la inadmisibilidad de una supuesta acción de nulidad (Proceso 67-AN-2000) presentada por PFIZER en contra de la Resolución 406 de la Secretaría General, con lo cual la aseveración hecha por dicha recurrente respecto a que la Resolución 406 se encuentra "sub-judice" por estar pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, deviene en insubsistente. En todo caso, lo que sí se encuentra sub judice es el desacato de un País Miembro a la mencionada Resolución, la cual está en plena vigencia.
Además, conforme lo expresa el artículo 65 de la Decisión 425, la Resolución que determine que la conducta de un País Miembro constituye un incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, debe contener, entre otros requisitos, "la indicación de un plazo compatible con la urgencia del caso y que, salvo circunstancias excepcionales, no excederá de un mes, para que el País Miembro señalado ponga fin al incumplimiento". Por ello, y de acuerdo con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, estas Resoluciones gozan de presunción de legalidad y de ejecutoriedad (sentencia del Proceso 3-AI-96) y por lo tanto, con independencia que sean demandadas o no, obligan a los Países Miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
h) La interpretación de la Secretaría General es ajena a la voluntad del legislador y contraria a las normas usuales de interpretación jurídica.
Sobre este punto, la Secretaría General reitera que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina no permite el otorgamiento de patente a los segundos usos de productos o procedimientos previamente patentados.
En efecto, el artículo 16 de la Decisión 344 2/ dispone lo siguiente:
"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial."
Tal como lo expresara la Secretaría General en la Resolución 406, el análisis gramatical o literal impone la necesidad de revisar los elementos constitutivos de cada una de las frases que conforman el señalado artículo.
Se debe considerar, en primera instancia, el sujeto de la oración para comprender la acción que ejercerá o dejará de ejercer el mismo o, que se ejercerá o dejará de ejercer sobre el mismo: ‘Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión’.
Por lo tanto, el sujeto de esta oración es:
"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica".
La lectura textual permite evidenciar que el legislador no incorporó expresamente el término "usos" en la premisa inicial.
A continuación del sujeto, en la frase en estudio, sigue lo que se conoce como una cláusula de subordinación:
‘de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la presente Decisión’.
Esta cláusula subordina el sujeto ("los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica") a la condición de que los mismos no sean novedosos 3/ .
Por su parte, el predicado de la oración que conforma el artículo 16 es:
‘no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.
La acción en el predicado es:
‘no serán objeto de nueva patente’.
La condicionalidad en el predicado es:
‘por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.
Al respecto, la Real Academia Española establece en su Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española que,
"Algunos adjetivos tienen significado diferente según se antepongan o se pospongan al sustantivo. Tales son: cierto, pobre, simple, triste y nuevo." 4/
En consecuencia, si el adjetivo calificativo, en este caso simple, se antepone o se pospone al sustantivo tendrá un significado diferente. Cita como ejemplos la Real Academia las frases gramaticales ‘simple soldado’ (sencillo, sin graduación) y ‘soldado simple’ (tonto) 5/ . De conformidad con lo anterior, el significado de la palabra simple 6/ en el artículo 16 se refiere a: sencillo, solo, mero 7/ .
Asimismo, si la palabra hecho 8/ se usa en su terminación masculina, se establece como respuesta afirmativa para conceder lo que se propone como acción u obra, en este caso la de atribuir.
Aplicando la sinonimia, el simple hecho puede entenderse como el mero acontecimiento o acción. Por su parte, la palabra atribuir 9/ no implica mas que asignar o aplicar a algo o alguien cualidades o propiedades específicas.
Podemos colegir entonces que el calificativo simple hecho se refiere al verbo atribuir y no al uso. Por ende, el simple hecho de atribuirse no admite otro significado que la mera acción de asignar.
El artículo 16 puede leerse entonces de la siguiente manera:
‘los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por la mera ACCION de que se les asigne un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.
Por lo tanto, en ningún caso puede asimilarse el significado de ‘el simple uso’ con ‘el simple hecho de atribuirse un uso distinto’, ya que los dos conceptos son claramente diferentes.
Se concluye entonces que el artículo 16 en su sentido gramatical dispone que "la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente".
Se concluye asimismo que la frase "el simple hecho" tiene, desde el punto de vista gramatical, una función enfática, por lo que simplemente resalta y no altera la parte principal de la frase, esto es, la prohibición de conceder nuevas patentes en razón del uso.
Este análisis exegético literal es por otro lado confirmado por lo expuesto por la Secretaría General en su Resolución 457, donde se señala que
"La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, expresada en la sentencia del proceso 7-AI-99, se constituye en un precedente que permite llegar a la conclusión de que el Gobierno de Venezuela no puede hacer una interpretación general y abstracta del ordenamiento jurídico andino. Es más, en la citada sentencia, el Tribunal reconoce que las autoridades de los Países Miembros, lo mismo que la Secretaría General, deben ejercer una cierta actividad de interpretación cuando deben resolver una situación de carácter particular, singular y concreto, la cual, en todo caso, debe estar en consonancia con el ordenamiento jurídico andino si el mismo resulta aplicable.
De la misma manera, como lo señaló el Tribunal en la sentencia del proceso 7-AI-99, la facultad de interpretación auténtica de las normas jurídicas comunitarias corresponde a la Comisión, o en su caso, al Tribunal en las controversias sometidas a su jurisdicción.
De acuerdo con lo dicho en los párrafos precedentes, contrario a lo afirmado en el recurso de PFIZER, la Secretaría General no ha hecho una interpretación en abstracto de la Decisión 344 para obligar a los Países Miembros a observarla en sus diferentes actuaciones. Por el contrario, la Secretaría General ha venido analizando, en el caso concreto sometido a su pronunciamiento, la aplicación de dicha Decisión en la actuación del SAPI que dio como resultado la resolución que otorgó la patente en cuestión a favor de PFIZER, para emitir su opinión acerca de si tal conducta se ajusta o no al ordenamiento jurídico comunitario.
Asimismo, manifiestan los recurrentes que existe un reconocimiento expreso por parte de la Secretaría General acerca de la patentabilidad de los segundos usos, el cual estaría contenido en la Resolución 079, la cual, en su opinión, resulta irrevisable y es cosa juzgada.
La Resolución 079, como se dijo con anterioridad, contiene una opinión de la Secretaría General sobre la norma peruana que ‘aclara’ el artículo 16 de la Decisión 344. Esta opinión se encuentra en la parte considerativa de la Resolución y no en la parte resolutiva de la misma.
No se comprende por lo demás cómo, a efectos de la expedición de la Resolución 424, no se le reconocen por los recurrentes a la Secretaría General facultades que están expresamente previstas en el ordenamiento jurídico andino, y para la Resolución 079 no sólo se le reconocen las mismas facultades sino que además se señala que la Resolución es irrevisable incluso por el órgano que la emitió.
Cabe destacar que conforme al criterio universalmente aceptado, los actos administrativos (como son las Resoluciones de la Secretaría General), no hacen tránsito a "cosa juzgada". En efecto, dichos actos, una vez vencido el término para ser recurridos, sin que se hubieran presentado recursos impugnatorios, o habiendo sido éstos interpuestos dentro del plazo legal, se hubieran resuelto conforme a ley, quedan ‘en firme’. Aún más, la nulidad de dichos actos puede ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con las prescripciones de la ley que corresponda aplicar.
Son las providencias judiciales las que hacen tránsito a ‘cosa juzgada’, cuando ponen fin al proceso y contra ellas no cabe recurso alguno.
De otro lado y aun en el supuesto negado que la Resolución 079 contuviera conceptos a favor de la patentabilidad de los segundos usos de los cuales fuera jurídicamente factible derivar la adquisición de derechos, cabe señalar que conforme lo ha indicado el Tribunal, cualquier supuesta interpretación que emane sea de los Países Miembros o sea de la Secretaría General, sólo tiene efectos para el caso concreto. En consecuencia, bajo la negada hipótesis que presentan los recurrentes, la Resolución 079 tampoco podría constituirse en basamento jurídico de su pretensión ya que no podría constituir una interpretación de carácter general, abstracto y vinculante.
Queda claro entonces que al margen de las hipótesis interpretativas que pudieran plantearse sobre los efectos de la Resolución 079, lo cierto es que la Decisión 344 es una norma anterior a ella y de jerarquía superior".
Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que tanto el Gobierno de Ecuador como la empresa Pfizer se limitan simplemente a alegar su disconformidad con la interpretación presentada y a señalar que la misma sería contraria a la voluntad del legislador y las normas usuales de interpretación jurídica, sin embargo no aporta elemento alguno que sirva de sustento a tales afirmaciones. En tal virtud, este argumento debe desestimarse.
Sobre este punto la Secretaría General se reitera en lo expuesto en el punto d) de la presente Resolución, así como en lo previsto en las Resoluciones 406 y 423, en el sentido que en la Comunidad Andina no se permite el patentamiento de nuevos usos de productos o procedimientos previamente patentados.
Que, una vez concluido el análisis de la información revisada en el presente procedimiento, con estricto apego a la normativa andina vigente sobre la materia, la Secretaría General no encuentra nuevos elementos de juicio para modificar lo dictaminado en la Resolución 423;
Que, conforme a lo previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, contra la presente Resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración; dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal, sin perjuicio del cumplimiento de lo que aquí se dispone;
Que, por todo lo anteriormente expuesto, la Secretaría General;
RESUELVE:
Artículo 1.- Confirmar la Resolución 423 en todas sus partes, declarando infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y la compañía PFIZER.
Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de febrero del año dos mil uno.
SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General
1/ Sentencia del proceso 7-AI-98.
2/ Hoy artículo 21 de la Decisión 486.
3/ En efecto, el artículo 2 de la Decisión 344 señala lo siguiente:
"Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique."
4/ Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua Española. Real Academia Española (Comisión de Gramática). Primera Edición. Editorial ESPASA-CALPE, Madrid, 1973. Pág. 413; literal c).
5/ IDEM.
6/ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pp. 1882-1883.
7/ SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos. 8ª Edición. Madrid, 1997. Pág. 734.
8/ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo II. Madrid, 1992. Pág. 1090.
9/ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Tomo I. Editorial ESPASA-CALPE, Madrid, 1992. Pág. 227.
