RESOLUCION 424
Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 10 de julio de 2000, la Secretaría General emitió la Nota de Observaciones SG-F/2.1/1594-2000 al Gobierno de Venezuela, al haber tomado conocimiento que el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial
-SAPI-, mediante la Resolución Nº 977 del 18 agosto de 1998, otorgó patente de invención al nuevo uso del compuesto "PIRAZOLOPIRIMIDINONA para el tratamiento de la impotencia" a favor de la sociedad Pfizer Research and Development Company N.V./S.A. de Irlanda. En la citada Resolución Nº 977, el SAPI señala que "… es posible y lícito obtener protección sobre nuevos usos por medio de la patente de procedimiento…";

Que, con fecha 01 de agosto de 2000, el Gobierno del Venezuela remitió la comunicación Nº 000468, por la cual dio respuesta a la Nota de Observaciones SG-F/2.1/1594-2000;

Que, en su respuesta, el Gobierno de Venezuela manifestó lo siguiente:

· "Para el momento de emitirse por parte del SAPI, la Resolución Nº 977, la plataforma jurídica estaba conformada por la Decisión 344, específicamente por los artículos 1 y 16, y la Resolución de la Secretaría General 079". Añade que la Resolución 079 "ratifica el criterio de que el objetivo del artículo 16 de la Decisión 344 es el impedir el patentamiento de un producto o procedimiento que se encuentre en el estado de la técnica más no así de los productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344".

En ese sentido, "la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 079 … mediante la cual ratifica el criterio antes mencionado aceptando el patentamiento de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344".

Asimismo, "la Resolución 406 emanada de la Secretaría General de fecha 20 de junio de 2000, le da al artículo 16 de la Decisión 344 una interpretación gramatical/ literal, la cual es totalmente distinta a la interpretación sostenida en la primera Resolución 079".

· Que del informe del 20 de julio de 1998, preparado por la Dirección de Asesoría Jurídica del SAPI, se indica que "es importante señalar que ni el artículo 6 como el 7 de la Decisión 344 menciona el uso; de lo cual [puede] inferirse sin lugar a dudas que en tanto éste cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial) será, cuando menos, invención en los términos de ley y, consecuencialmente, patentable en el marco legislativo vigente";

· Que en la Resolución 406 se sostiene que "en cuanto a las patentes de procedimientos, pueden identificarse gruesamente hasta tres opciones normativas jurisprudenciales … una amplia que además del procedimiento propiamente dicho, comprende asimismo a los usos y/o aplicaciones y/o los métodos". Añadiendo que "es en ese momento cuando se introduce dentro de una de las dos categorías contempladas en la legislación mundial -la de procedimiento- el concepto de segundo uso" (las negrillas son del Gobierno de Venezuela). "En consecuencia de lo anterior, encuadradas las patentes de uso dentro de las de procedimiento, evidentemente éstas son susceptibles de aplicación industrial".

· Que, la opinión del SAPI respecto a la patentabilidad de segundo uso es la siguiente:

1. El artículo 16 de la Decisión 344 "busca impedir el patentamiento de productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica";

2. El artículo 16 de la Decisión 344 "admite el patentamiento de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344 (novedad, nivel inventivo, aplicación industrial)";

3. "Un uso distinto del comprendido en el estado de la técnica podrá ser objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en artículo 1 de la Decisión 344";

4. "Los Gobiernos de la Subregión Andina no podrían conceder patentes a productos o procedimientos que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 1 de la Decisión 344, requisitos calificados de novedad, altura inventiva y aplicación industrial".

· Afirma además el SAPI que "es necesario señalar que el artículo 2 del ADPIC obliga a patentar todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y tengan aplicación industrial. La referencia a invenciones de productos y procedimiento no excluye a las invenciones de uso ya que éstas se configuran como patentes de procedimiento, tal como lo reconoce la Resolución 406";

Que, una vez contestada la Nota de Observaciones, corresponde que la Secretaría General analice todos y cada uno de los argumentos invocados por el Gobierno venezolano, concluyendo lo siguiente:

· Que, el artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que las Resoluciones de la Secretaría General se hallan dentro de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. En ese sentido, es cierto que al momento de emitir el SAPI la Resolución Nº 977, se encontraba vigente la Resolución 079 de la Secretaría General, la misma que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela incurre en error al señalar que dicha Resolución 079 "ratifica el criterio de que el objetivo del artículo 16 de la Decisión 344 es el impedir el patentamiento de un producto o procedimiento que se encuentre en el estado de la técnica más no así de los productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344".

Al respecto, es necesario señalar que la Resolución 079 no resolvió acerca del artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión, dado que en su parte resolutiva la Secretaría General dictamina que "las disposiciones contenidas en el artículo 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI contravienen lo dispuesto por el artículo 38 de la Decisión 344" (el subrayado es de la Secretaría General).

La referencia al artículo 16 de la Decisión 344, que hace la Secretaría General en la alegada Resolución, se limita a señalar que lo que se encuentra prohibido es el otorgamiento de patentes de productos so pretexto de un segundo uso, bajo el entendido de que el Decreto peruano estaría de acuerdo con el Dictamen de Incumplimiento; sin embargo, ello no se resuelve en la Resolución 079. Por ello, no puede derivarse de ella ningún efecto jurídico ni menos aún sustentarse un derecho adquirido contra legem.

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela alega que la Secretaría General ha cambiado de parecer desde la Resolución 079 a la Resolución 406 en cuanto a la interpretación del artículo 16 de la Decisión 344. Al respecto, es necesario citar lo señalado en la Resolución 079:

"… puede interpretarse que la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 busca impedir el patentamiento de productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica más no así de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344, de tal modo que el artículo 4 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI estaría en concordancia con el ordenamiento andino …"

El párrafo citado está redactado de manera condicional, lo cual constituye un claro índice que la opinión de la Secretaría General no fue emitida a título definitivo. En ese sentido, el pretender justificar una conducta con base en una opinión de tales características, resulta jurídicamente insustentable.

De otro lado, llama la atención que en su Resolución Nº 977 el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI) no haga referencia en su parte considerativa a la Resolución 079 de la Secretaría General.

A mayor abundamiento, el Informe Jurídico de la Asesoría Jurídica del SAPI, de fecha 20 de julio de 1998, que sirvió de base para la expedición de la Resolución Nº 977, en ningún momento considera la Resolución 079 de la Secretaría General sino que se limita a desarrollar una interpretación ex oficio de los requisitos de patentabilidad exigidos por el Régimen Común andino, para concluir que "…ni el artículo 6 como el 7 de la Decisión 344 mencionan el uso; de lo cual puede inferirse sin lugar a dudas que en tanto este [el uso] cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicación industrial), será, cuando menos, invención en los términos de ley y, consecuencialmente, patentable en el marco legislativo vigente". Dicho informe más adelante, refiriéndose a lo que denominó "conflicto interpretativo" respecto de los principios legales de patentabilidad y el contenido del artículo 16 de la Decisión 344 señaló que dicho artículo,

"…contempla un supuesto de excepción al patentamiento de usos distintos o secundarios de reivindicaciones ya protegidas por una patente anterior. Hasta la fecha, la oficina administrativa interpretó, erróneamente, en forma estricta el texto de dicha norma, en el sentido de no conceder patentes sobre reivindicaciones de uso pero en forma más amplia del fin previsto en la misma, al no otorgar protección ni al uso nuevo reivindicado por primera vez, ni al uso reivindicado con posterioridad al otorgamiento de la patente primigenia; ni mucho menos al uso distinto del uso inicialmente reivindicado. Esta interpretación constituye una limitación injusta que no guarda sujeción con el sentido propio de la norma en comento, la cual se limita a restringir protección por medio de una nueva patente a reivindicaciones ya protegidas por una patente anterior, por el solo hecho de que estas reivindicaciones hayan encontrado un uso distinto. El supuesto de la norma, aunque limitativo, es claro, a nuestro entender, en restringir la protección de reivindicaciones ya protegidas por una patente anterior, por el simple hecho de que a dichas reivindicaciones se atribuya un ‘uso distinto’ no obstante este artículo 16 es limitativo de la creatividad y el aliento para la búsqueda de nuevos usos de medios conocidos (como lo indicamos en el punto anterior), principalmente en el área química donde la jurisprudencia de los Estados Unidos ha señalado que ‘… el desarrollo de nuevos usos de compuestos existentes es uno de los mayores elementos de la investigación química aplicada’. La OMPI, por su parte ha dicho que ‘un nuevo uso o aplicación de un producto (o de un procedimiento) conocido puede constituir una solución a un problema técnico y en tal virtud ser una invención’ ‘… si determinado uso de un producto o procedimiento conocido resolviera un problema técnico, y esa solución no fuese conocida ni obvia para una persona versada en la materia, podría reivindicarse el nuevo uso …’. ‘… en atención a lo anterior se recomienda suprimir el artículo 16’. Compartimos este criterio, por cuanto esta norma, además de colidir (sic) con el Acuerdo ADPIC de la OMC, desestimula la investigación de nuevos usos o productos o procesos conocidos, fin este último que persigue en esencia el sistema de patentes." (el subrayado es del Informe. El énfasis es de la Secretaría General)

Con base en lo anteriormente señalado, las conclusiones del referido informe fueron las siguientes:

a) No existe impedimento legal para excluir a los usos novedosos de la noción de invención;

b) Siempre que el uso novedoso cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad y no se encuentre incurso en algunas de las causales de prohibición (artículo 7 de la Decisión 344), podrá obtener protección vía patentamiento;

c) Los usos nuevos pueden versar sobre productos o procedimientos;

d) El artículo 16 de la Decisión 344 únicamente limita la protección sobre reivindicaciones ya protegidas en atención a solicitudes que versen en el "simple uso distinto" de un producto o procedimiento ya patentado, pero nunca la posibilidad de reivindicar un "nuevo uso";

e) Podrá en consecuencia otorgarse patente de invención sobre usos novedosos de productos o procedimientos sea que éstos fueren no patentados anteriormente o ya patentados conocidos con anterioridad.

Dicho esto, el Informe finaliza recomendando que las solicitudes en trámite (entre ellas la referente a PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA) sean analizadas en virtud de esta opinión emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica.

Del Informe Jurídico precedentemente citado, la Secretaría General debe resaltar los siguientes aspectos:

a) La opinión jurídica que sirvió de sustento a la Resolución 977 del SAPI cita como fuentes de razonamiento la jurisprudencia de los Estados Unidos, la opinión de la OMPI y su propia interpretación del artículo 16 de la Decisión 344;

b) El razonamiento expuesto con respecto de los alcances del artículo 16, según el Informe de Asesoría Jurídica, difiere del criterio observado en la Resolución 079 de la Secretaría General;

c) En el Informe se reconoce la práctica anterior del SAPI, consistente en una aplicación estricta y literal del artículo 16, el mismo que determinó la no concesión de patentes por nuevos usos;

d) Al coincidir con la opinión de la OMPI, que recomienda la derogatoria del artículo 16 por cuanto en opinión de esa institución dicho artículo no permite el patentamiento de nuevos usos, se reconocen los efectos restrictivos del mismo;

e) No obstante lo anterior, y por considerarlo contrario a ADPIC y a la legislación y práctica comparada, realiza un ejercicio interpretativo para concluir que el artículo 16 sí permite el patentamiento de nuevos usos.

En virtud de lo expuesto, no puede alegar ahora el Gobierno de Venezuela que la Resolución 079 de la Secretaría General fue la base para otorgar la patente en cuestión.

· En cuanto a la segunda observación del Gobierno de Venezuela, esta Secretaría General considera necesario señalar que la Decisión 344 comienza por establecer una norma -principio general- permisivo que categoriza a las invenciones en dos tipos: de producto y de procedimiento, y que extiende la protección patentaria a todos los campos de la tecnología. La concesión del título de patente es a continuación condicionada al cumplimiento de tres requisitos de patentabilidad: Novedad, Altura Inventiva y Aplicación Industrial, desarrollando en los siguientes cuatro artículos lo que se debe entender por cada uno de estos requisitos.

No obstante, dicha regla general permisiva es acotada en cuanto a sus alcances por los artículos 6 y 7, los cuales a manera de listas taxativas identifican aquellos conceptos que no se consideran invenciones y aquellos que siendo invenciones no son patentables.

A los efectos del presente caso, la presentación inicial precedente debe progresar hacia la consideración de los "usos" (incluidas las primeras y segundas o ulteriores indicaciones terapéuticas) y el estatus regulatorio que la Decisión 344 les ha conferido.

En consecuencia, debe forzosamente tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 16, entre otras razones, porque es la única norma en la mencionada Decisión que hace referencia expresa a los usos.

No obstante su ubicación, al igual que la recurrente, la Secretaría General, coincidiendo con lo que en su momento señalara el ilustre tratadista Manuel Pachón, entiende que el artículo 16 debe considerase, por razones de análisis sistemático, como incorporado en la sección que contiene los requisitos de patentes (artículos 1 a 5). Así también lo ha entendido el Tribunal andino, en su sentencia 12-IP-98, señalando que:

"Para el citado autor [refiriéndose a Pachón comentando el artículo 16 de la Decisión 344], esta norma se debería haber colocado entre los requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente, con lo cual este Tribunal hace suyas las consideraciones al respecto y para efectos de un análisis correcto y sistemático de las normas del régimen común de propiedad industrial, concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 aun cuando el contenido de la norma es controvertido por la doctrina."

En consecuencia, en lo que respecta a la patentabilidad, la Decisión 344 incorpora un cuarto orden de preceptos que acotará también los alcances de la regla permisiva general a favor de la concesión de la patente del artículo 1. Se concluye entonces que la correcta interpretación jurídica deberá considerar los siguientes cuatro órdenes como un todo armónico y, según eso, poder extractar cualquier conclusión:

a) El cumplimiento de la condición de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (también identificados como "requisitos de patentabilidad");

b) Aquello que no constituye invención (artículo 6);

c) Aquello que no es patentable (artículo 7); y,

d) Lo previsto por el artículo 16 respecto a los usos.

En este sentido, el Gobierno de Venezuela incurre en error al considerar que el artículo 16 de la Decisión 344 no se halla dentro de los supuestos de exclusión de patentabilidad, dado que su lectura se encuentra innegablemente ligada a los artículos 6 y 7, por los considerandos antes señalados. En consecuencia, queda claro que la Decisión 344 establece en su artículo 16 que los nuevos usos no pueden ser patentados.

· En cuanto al tercer considerando, el Gobierno de Venezuela se refiere a la exposición que hizo la Secretaría General en la Resolución 406 acerca de la evolución de los criterios de patentabilidad en la legislación comparada. Dicho Gobierno extrapola erróneamente dicha exposición al análisis jurídico de la Decisión 344 en lo referente al patentamiento de los segundos usos, el cual consta en los párrafos precedentes.

· En cuanto a la cuarta observación del Gobierno de Venezuela, no obstante respetar la interpretación del SAPI, la Secretaría General se reitera en señalar que la concesión de patentes de segundo uso contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 344.

En efecto, el artículo 16 en su sentido gramatical establece que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente.

En ese sentido es necesario citar la sentencia del Proceso 7-AI-99, en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó que:

«No es cierto, como se afirma en el memorial de conclusiones de la parte demandada, que los Países Miembros estén dotados de una facultad de precisar (de manera general) los alcances de las normas que están obligados a cumplir y que de no declararse infundada la presente acción El Tribunal estaría limitando dicha facultad. Los principios de aplicación directa y preeminente, a los que antes se hizo referencia, no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran».

Conforme a las consideraciones citadas, el Gobierno de Venezuela al pretender otorgar patentes referidas a segundos usos, está incurriendo en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino.

· En cuanto a la quinta y última observación del Gobierno de Venezuela, en opinión de la Secretaría General el ADPIC no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso.

En ese sentido, los Países Miembros de la Comunidad Andina, al adoptar el artículo 16 de la Decisión 344, decidieron a favor de la prohibición del patentamiento de los nuevos usos como la opción normativa comunitaria.

Cabe tener presente lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las obligaciones de los Países Miembros respecto de la normativa comunitaria:

"(…) para El Tribunal resulta inaceptable al suponer la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los Países Miembros justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable. (…)

La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claramente expresada la naturaleza del principio de supremacía del derecho comunitario. Así lo ha sentado a partir de la sentencia de nulidad del 10 de junio de 1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. No. 21 del 15 de Julio de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) y más tarde lo ha reiterado en múltiples sentencias. (Sentencia del Proceso Nº 7-AI-98)

Que, en consecuencia, encuentra la Secretaría General que el Gobierno de Venezuela ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. Recibida la respuesta del País Miembro o vencido el plazo para contestar, la Secretaría General deberá emitir dictamen motivado;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, se señala que contra la presente Resolución cabe el recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial;

RESUELVE:

Artículo 1.- Dictaminar que el Gobierno venezolano, a través del Servicio Autónomo de Propiedad intelectual -SAPI-, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión, de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de setiembre del año dos mil.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General