RESOLUCION 423
Dictamen de Incumplimiento 28-2000 en contra del Gobierno del Ecuador por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial)

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 344 que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 6 de julio de 2000, la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió al Gobierno del Ecuador la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000, mediante la cual se señalaba que dicho País Miembro, al haber otorgado patente de segundo uso mediante Título PI 96-998 del 19 de septiembre de 1996 expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, y del artículo 16 de la Decisión 344;

Que, en la referida Nota de Observaciones se concedió un plazo que no exceda de treinta (30) días calendario luego de su recepción para que el Gobierno del Ecuador presentara su respuesta;

Que, con fecha 17 de julio de 2000, el Gobierno del Ecuador, mediante comunicación Nº 083-SCEI, solicitó un plazo adicional de 30 días para dar respuesta a la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000;

Que, con fecha 31 de julio de 2000, la Secretaría General remitió al Gobierno del Ecuador la comunicación Nº SG-F/2.1/1758/2000, mediante la cual se le concedió un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000;

Que, con fecha 15 de agosto de 2000, el Gobierno del Ecuador, mediante fax Nº 095 SCEI, presentó su respuesta a la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000. Los argumentos esgrimidos en dicha comunicación se resumen en el título denominado "Excepciones a la Nota de Observaciones planteada a la República del Ecuador":

1. Sostiene el Gobierno ecuatoriano que el otorgamiento del Título de Patente Nº PI 96-998 del 19 de septiembre de 1996 fue expedido en plena conformidad con el ordenamiento jurídico andino vigente a septiembre de 1996. En tal sentido, en dicha fecha no pudo haber incumplimiento de "novedosas interpretaciones emitidas por la Secretaría General, en junio del 2000".

2. En opinión de dicho País Miembro, la Resolución 079 de la Secretaría General "reconoció como válidas las patentes de segundo uso, cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad establecidas en el artículo 1 de la Decisión 344".

3. La Nota de observaciones que responde el Gobierno del Ecuador "invoca incumplimiento de una interpretación de junio de 2000, que contraría aquello que la misma Secretaría General consideraba parte del ordenamiento jurídico andino".

4. Sostiene el Gobierno ecuatoriano que "la propia Secretaría General, en la Resolución 079, fue la que ha dado una luz clara para que estos procedimientos de segundo uso que contengan los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 de la Decisión 344 y 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, puedan ser objeto de una concesión de patente." La Resolución 079 lleva a concluir que si los nuevos usos cumplen con los requisitos del Art. 1 de la Decisión 344, cabe su patentabilidad como procedimientos, lo cual conceptualmente difiere del "simple uso de atribuirse un uso distinto" al que se refiere el artículo 16 de la Decisión 344.

5. De otro lado, afirman que "el Ecuador no concede la patente ‘por la mera ACCION de que se les asigne un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’, como afirma inapropiadamente la Secretaría General (…). Al contrario, fue claro y evidente que el invento reunía, en criterio de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, las condiciones establecidas en el Art. 1 de la Decisión 344 (…)".

6. En opinión del Gobierno del Ecuador, dado que la Secretaría General "no ha seguido el procedimiento determinado en el artículo 34 de la Decisión 425, la Resolución 079 continúa en plena vigencia, pero aún si fuere eventualmente revocada siguiendo los procedimientos exigidos por la normativa comunitaria, no podría tener tal revocatoria efecto retroactivo y nulitar derechos previos válidamente adquiridos. La alegación contenida en la Nota de Observaciones de que los derechos conferidos de manera irregular no generan efectos jurídicos, evidentemente no puede referirse a derechos otorgados de conformidad con la normativa jurídica andina vigente al momento de su concesión y reiteradamente aceptada por la misma Secretaría General".

7. Acto seguido, el Gobierno ecuatoriano cita una sentencia del Tribunal en la cual el órgano jurisdiccional comunitario desarrolla el procedimiento para la concesión de patentes contenido en la Decisión 344. Sobre este punto, concluye ese País Miembro en que "es única y exclusivamente a la Oficina Nacional Competente de cada país a la que le corresponde realizar los distintos exámenes para la concesión de patentes. Es una competencia exclusiva y excluyente de tales órganos internos de los países miembros, por tanto si la oficina ecuatoriana, luego del examen pericial realizado, consideró que la solicitud de patente (…) tiene los méritos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, suficientes para concederle los derechos de explotación exclusiva en el territorio ecuatoriano, no violaba ninguna norma del ordenamiento jurídico andino. Existirá violación de los principios comunitarios si es que un país decidiera con actos legislativos internos conceder patentes para aquello que no sea nuevo, se halle en el estado de la técnica, no tenga nivel inventivo, se encuentre prohibido de patentar, no sea invención o no sea susceptible de aplicación industrial, que no es el caso de la patente materia de esta infundada nota de observación".

8. Sostiene ese País Miembro que "la existencia del examen de patentabilidad significa que no existe violación de las normas comunitarias".

9. De otro lado, afirma el Gobierno del Ecuador que "es tendencia mundial la concesión de patentes de segundo uso". En tal virtud, menciona que los Países Miembros han estado "conversando" sobre posibles aclaraciones al artículo 16 de la Decisión 344, y que le sorprende que la Secretaría trate de "imponer una interpretación que no se ajusta a la decisión de los países comunitarios".

Que, el petitorio del Gobierno del Ecuador es que

"el acto emitido por la Secretaría General es carente de una sustentación real, científica, técnica con aseveraciones fuera del espíritu jurídico de la Decisión Andina, que no guarda relación con la verdad objetiva de los hechos. No cabe que dicho organismo comunitario prosiga con la etapa precontensiosa (sic), esto es, proferir el dictamen motivado y le corresponde mas bien, como queda dicho y expresado archivar el procedimiento y dejar sin efecto la Nota de Observaciones, en razón de que la República del Ecuador ha cumplido con la normativa andina en conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, concretamente el art. 16, en los términos redactados en la misma y que fueron interpretados de forma igual en la Resolución 079 de la propia Secretaría General."

Que, una vez contestada la Nota de Observaciones, corresponde que la Secretaría General analice todos y cada uno de los argumentos invocados por el Gobierno ecuatoriano, concluyendo lo siguiente:

1. Con respecto a la supuesta conformidad del Título de patente Nº PI 96-998 del 19 de septiembre de 1996, cabe tener presente que la Decisión 344 se encontraba vigente desde el 1º de enero de 1994. El artículo 16 y consecuentemente la prohibición del patentamiento de segundos usos, resultaba plenamente aplicable al momento de la concesión de la patente ecuatoriana. En ese orden de ideas, mal puede señalar el Gobierno del Ecuador que un incumplimiento se genere recién a partir de la fecha en que la Secretaría General emita una Resolución que resuelva un procedimiento de incumplimiento puesto que la obligación del País Miembro de acatar el ordenamiento jurídico andino nace no desde los pronunciamientos de la Secretaría General sino desde la existencia misma de la norma.

2. Con respecto al supuesto reconocimiento que la Resolución 079 concedería a la validez de las patentes de segundo uso en la Comunidad Andina, debemos precisar lo siguiente:

· Nótese en primer lugar que al momento de emitir la Dirección de Propiedad Industrial el Título de patente Nº PI 96-998, aún no se había emitido la Resolución 079 de la Secretaría General.

· De otro lado, el Gobierno de Ecuador incurre en error al señalar que dicha Resolución 079 concede validez a las patentes de segundo uso. Al respecto, es necesario señalar que la Resolución 079 no resolvió acerca del artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión, dado que en su parte resolutiva la Secretaría General dictamina que "las disposiciones contenidas en el artículo 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI contravienen lo dispuesto por el artículo 38 de la Decisión 344" (el subrayado es de la Secretaría General).

La referencia al artículo 16 de la Decisión 344, que hace la Secretaría General en la alegada Resolución 079, se limita a señalar que lo que se encuentra prohibido es el otorgamiento de patentes de productos so pretexto de un segundo uso, bajo el entendido de que el Decreto peruano estaría de acuerdo con el Dictamen de Incumplimiento; sin embargo, ello no se resuelve en la Resolución 079. Por ello, no puede derivarse de ella ningún efecto jurídico ni menos aún sustentarse un derecho adquirido contra legem.

Por otro lado, el Gobierno de Ecuador alega que la Secretaría General, en la Resolución 079, ha dado "una luz clara para que estos procedimientos de segundo uso que contengan los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 de la Decisión 344 y 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, puedan ser objeto de una concesión de patente". Al respecto, es necesario citar lo señalado en la Resolución 079:

"… puede interpretarse que la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 busca impedir el patentamiento de productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica más no así de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344, de tal modo que el artículo 4 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI estaría en concordancia con el ordenamiento andino …"

El párrafo citado está redactado de manera condicional, lo cual constituye un claro índice que la opinión de la Secretaría General no fue emitida a título definitivo. En ese sentido, el pretender justificar una conducta con base en una opinión de tales características, resulta jurídicamente insustentable.

3. Respecto a la afirmación del Gobierno ecuatoriano acerca de que esta Secretaría General "ha dado una luz clara para que estos procedimientos de segundo uso que contengan los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 1 de la Decisión 344 y 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, puedan ser objeto de una concesión de patente", se reitera lo expuesto en el párrafo anterior. Es decir, una opinión de la Secretaría General contenida en la parte considerativa de una Resolución, no implica una autorización a los Países Miembros para que de ella se generen obligaciones y derechos. Más aún, teniendo en cuenta que las Resoluciones de la Secretaría General pueden ser impugnadas vía recurso de reconsideración, revisadas por este mismo órgano en vía de revisión de oficio, o impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en vía de acción de nulidad. En tal sentido, sólo será obligatoria y generará efectos jurídicos el pronunciamiento de la Secretaría General contenido en la parte resolutiva de sus normas.

4. Con relación a que el Gobierno ecuatoriano ha concedido la patente porque "el invento reunía, en criterio de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, las condiciones establecidas en el Art. 1 de la Decisión 344", el artículo 16 de la Decisión 344 no permite la concesión de patentes a nuevos usos de productos o procedimientos ya patentados. La Secretaría General no cuestiona la opinión de la autoridad nacional competente del Ecuador en cuanto a que el "invento" denominado PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA reúna o no las condiciones de patentabilidad. Lo que es claro es que ese nuevo uso de un procedimiento ya patentado, conforme a las normas comunitarias andinas, no es susceptible de obtener una patente.

5. Respecto a lo manifestado por el Gobierno del Ecuador acerca que la Resolución 079 "continúa en plena vigencia", ello no es materia del presente procedimiento. Tal como ya ha sido expuesto, dicha Resolución contiene un pronunciamiento de este órgano acerca de la ilegalidad del concepto de la explotación de la patente, realizado por el Gobierno peruano al expedir una norma interna que vulneraba el artículo 38 de la Decisión 344. De otro lado, teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta irrelevante plantear que la revocatoria de la Resolución 079 pudiera generar algún efecto relativo y anular de esta manera derechos adquiridos con respecto del patentamiento de los segundos usos. Téngase en cuenta a tal efecto, que sólo es generador de derechos jurídicamente vinculantes aquella parte resolutiva del acto administrativo referido, la misma que no se refiere al tema del que trata la presente Resolución.

Se reitera en este punto que no puede derivarse de la Resolución 079 ningún efecto jurídico ni menos aún sustentarse un derecho adquirido contra legem.

6. Con relación a que solamente las oficinas nacionales competentes son las encargadas de "realizar los distintos exámenes para la concesión de patentes", tampoco cuestiona la Secretaría General dichas facultades. No se analiza en este procedimiento si el nuevo uso de un procedimiento ya patentado cumple con los requisitos del artículo 1º de la Decisión 344. Reiteramos que la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000 se dirige a cuestionar la concesión de una patente a un supuesto no previsto dentro de la legalidad comunitaria andina, cual es precisamente los nuevos usos de productos o procedimientos ya patentados.

7. Respecto a la afirmación vertida por el Gobierno del Ecuador acerca que por el solo hecho de haber realizado el examen de patentabilidad no existiría violación a las normas comunitarias, se reitera que en el presente procedimiento de incumplimiento no se cuestiona el examen realizado por la oficina nacional competente. La Secretaría General debe señalar que el cumplimiento de las normas comunitarias se reputa en respecto de la totalidad de dichas normas aplicables a la situación concreta, y no únicamente respecto de la observancia de una parte de las mismas. La cuestión que se analiza en el presente caso no versa respecto de las bondades del examen de patentabilidad realizado por la oficina nacional, sino acerca de la observancia del artículo 16 de la Decisión 344.

8. Por último, acerca de que en opinión del Gobierno ecuatoriano la tendencia mundial es hacia la concesión de las patentes de segundo uso, tal afirmación carece de relevancia al momento de analizar la conducta de un País Miembro dentro de un ordenamiento jurídico que le obliga a realizar determinadas conductas. Así, de acuerdo a lo previsto en la normativa andina, no es posible conceder una patente de segundo uso en los Países Miembros de la Comunidad Andina, con lo cual queda de lado cualquier opinión doctrinaria que contraríe dichas disposiciones legales.

De acuerdo con la investigación realizada por la Secretaría General sobre el tema en cuestión, no resultaría exacto afirmar que el patentamiento de segundos usos constituya una tendencia mundial tal como lo afirma el Gobierno del Ecuador. En efecto, la Secretaría General ha encontrado que existe una tendencia mayoritaria a nivel de la doctrina y práctica de ciertos países desarrollados, la misma que se ha plasmado en algunas pocas legislaciones nacionales. En cualquier caso, aun en el supuesto no demostrado por el Gobierno del Ecuador de que exista una tendencia mundial al respecto, la misma no podría cobrar preeminencia sobre el texto expreso de la ley comunitaria andina. Conforme a los principios básicos de la disciplina jurídica en los Países Miembros de la Comunidad Andina, la doctrina y aun la jurisprudencia constituyen fuentes secundarias del Derecho y están subordinadas a la fuente primaria que es la ley positiva. En ese orden de ideas, la Secretaría General lejos de "imponer una interpretación que no se ajusta a la decisión de los países comunitarios", tal como lo afirma el Gobierno ecuatoriano, se limita sencillamente a velar por la aplicación de lo que precisamente el legislador andino decidió al momento de adoptar el artículo 16 de la Decisión 344.

El hecho de que el Gobierno del Ecuador reconozca que los Países Miembros han venido discutiendo la posibilidad de modificar el artículo 16, constituye una corroboración adicional de su contenido prohibitivo.

Cabe tener presente lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las obligaciones de los Países Miembros respecto de la normativa comunitaria:

"(…) para El Tribunal resulta inaceptable al suponer la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los Países Miembros justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable. (…)

La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claramente expresada la naturaleza del principio de supremacía del derecho comunitario. Así lo ha sentado a partir de la sentencia de nulidad del 10 de junio de 1987, producida con motivo del proceso 02-N-86 (G.O.A.C. No. 21 del 15 de Julio de 1987. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, 1994, Tomo I, pág. 90) y más tarde lo ha reiterado en múltiples sentencias. (Sentencia del Proceso Nº 7-AI-98)

Que, en su petitorio el Gobierno del Ecuador sostiene que "el acto emitido por la Secretaría General es carente de una sustentación real, científica, técnica con aseveraciones fuera del espíritu jurídico de la Decisión Andina, que no guarda relación con la verdad objetiva de los hechos", por lo cual no cabe la prosecución del presente procedimiento por incumplimiento;

Que, al respecto, cabe señalar que el Gobierno ecuatoriano no ha desvirtuado jurídicamente la afirmación contenida en la Nota de Observaciones Nº SG-F/2.1/1593-2000 en cuanto a que ese País Miembro, "al haber otorgado patente de segundo uso mediante Título PI 96-998 del 19 de septiembre de 1996 expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina";

Que, en consecuencia, encuentra la Secretaría General que el Gobierno de Ecuador ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando la Secretaría General considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. Recibida la respuesta del País Miembro o vencido el plazo para contestar, la Secretaría General deberá emitir dictamen motivado;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Decisión 425, se señala que contra la presente Resolución cabe el recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial;

RESUELVE:

Artículo 1.- Dictaminar que el Gobierno del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 344, al otorgar una patente de segundo uso, en contravención de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Decisión, de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil.

JORGE VEGA CASTRO
Director General
Encargado de la Secretaría General