RESOLUCION 437
Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno del Perú contra la Resolución 393 de la Secretaría General que contiene el Dictamen 19-2000 de Incumplimiento
LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,
VISTOS: El artículo 30, literal a) del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Decisión 344 de la Comisión sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial y la Resolución 393 de la Secretaría General; y,
CONSIDERANDO: Que, con fecha 5 de junio de 2000, fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 568 la Resolución 393, por medio de la cual la Secretaría General dictaminó que el Gobierno de Perú, al exigir en los procedimientos de observación andina, requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a través de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), ha incurrido en incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico andino y en especial del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y de la Decisión 344 de la Comisión;
Que, con fecha 20 de julio de 2000, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, dentro del término legal previsto en el artículo 44 de la Decisión 425, solicitó la reconsideración del Dictamen 19-2000, contenido en la Resolución 393 de la Secretaría General, manifestando que "en el presente caso no se configuran ninguna de las causales requeridas para calificar de flagrante el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de Perú" por las siguientes consideraciones:
1. En su recurso el Gobierno de Perú sostiene que la calificación de "incumplimiento flagrante" debe ser utilizada por la Secretaría General "únicamente en aquellos casos en los que de manera evidente se pueda demostrar que el País Miembro supuestamente incumplidor ha incurrido en algunas de las causales de los mismos".
Añade que "la calificación de ‘incumplimiento flagrante’ se basa en que supuestamente el Gobierno de Perú estaría exigiendo requisitos no contemplados en la Decisión andina, no obstante que a entender de la Secretaría General, ello no está permitido por el ordenamiento jurídico andino, tal como lo dictaminara la Resolución 079 y se sentenciara en el Proceso 7-AI-99".
En ese sentido, manifiesta el Gobierno de Perú que para que un incumplimiento sea considerado como flagrante, debe darse de manera evidente en los siguientes casos: 1) reiteración de un incumplimiento previamente declarado por la Secretaría General; 2) incumplimiento de aspectos sustantivos sobre los que la Secretaría General ya se hubiere pronunciado en una oportunidad anterior.
Añade que "la Secretaría General en la Resolución 079, únicamente analiza el caso de una norma reglamentaria nacional, que por vía de interpretación general, modifica una norma superior de rango supranacional. En ningún momento, dicha Resolución analiza ni se pronuncia sobre actos procesales de la administración pública nacional, realizados en la aplicación de una norma supranacional".
2. Refiriéndose al requerimiento por parte de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI a los observantes, en cuanto a acreditar un interés económico real y actual de incursionar en el mercado local de la manera sobre la cual sustentan su observación, el Gobierno de Perú manifiesta que del análisis de la Resolución 079 y la sentencia del Proceso 7-AI-99 "no se desprende que la emisión de un acto administrativo en que se plasme un criterio respecto de la aplicación de una norma en un caso concreto, como es el caso de los requerimientos efectuados por el Tribunal del INDECOPI, sea considerada una transgresión o violación de la Decisión 344". Añade el Gobierno peruano que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, en uso de sus atribuciones, se encuentra facultada para solicitar a las partes intervinientes en un determinado proceso, todo el material probatorio a fin de contar con mayores elementos de juicio para un mejor resolver de una cuestión controvertida sometida a su consideración; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Supremo Nº 02-94-JUS.
3. Manifiesta el Gobierno de Perú que "el problema de la aplicación del artículo 93 de la Decisión 344 no gira en torno a cuestiones semánticas o de terminología, si se lo analiza individualmente, (…) la ambigüedad o falta de claridad de la norma en cuestión, que justifica su interpretación en relación a casos concretos, radica en su incompatibilidad frente al conjunto de disposiciones y principios que rigen el derecho de marcas normado en la Decisión 344".
En ese sentido, señala que la Decisión 344:
a) Es incompatible con el estado actual del proceso de integración andina: Así, el Gobierno peruano describe el proceso de integración andina como un sistema de marca nacional, el mismo que descansa en el principio de territorialidad, al respecto cita la sentencia del Proceso 17-IP-98:
"Aún cuando el artículo 146 de la Decisión que se interpreta se propone llegar a un sistema de consolidación de la administración comunitaria de la propiedad industrial y en algún momento del futuro podría darse el paso hacia la protección comunitaria centralizada de las marcas para todo el mercado subregional, hasta ahora no existe un registro marcario de alcance subregional andino y no sería validamente jurídico sostener que los registros de una marca en otros Países Miembros de la subregión pudieran hacerse valer en otro de ellos o que por haber sido registrada una marca en un País Miembro pueda ésta solicitarse en registro y obtenerse su inscripción en otro País Miembro, si la marca no reúne las características de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria, pues en este caso el registro sería ilegal y posible de declararse su nulidad de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 113 de la Decisión 344".
Concluyendo sobre este punto que "la Sala considera que el derecho conferido por la segunda parte del artículo 93 de la Decisión 344 conformaría un sistema híbrido que no se condice ni con el sistema de marca nacional ni con el sistema de marca comunitaria".
b) Incluye un derecho de observación sin contenido sustantivo: el Gobierno de Perú manifiesta que "sistemáticamente, el artículo 93 de la Decisión 344 se encuentra ubicado en el Capítulo V – De las Marcas – específicamente en la Sección II titulada ‘Del Procedimiento del Registro’. Esta Sección, como su nombre lo indica, regula el trámite a seguir para la obtención de un registro de una marca (derecho adjetivo), a diferencia de la Sección I del mismo Capítulo que establece los requisitos y prohibiciones (causales de irregistrabilidad) para el registro de marcas (derecho sustantivo)".
En ese sentido, el Gobierno de Perú deduce que este derecho procesal o adjetivo no encuentra en la Decisión 344 un correlato en un derecho sustantivo que le sirva de sustento. Por ello considera que en la medida en que "el legislador andino ha querido consagrar un derecho procesal o derecho adjetivo sin dotarlo de derecho sustantivo que le sirva de base, es necesario interpretar sistemáticamente con el conjunto de disposiciones y principios que inspiran el régimen de la Decisión 344".
c) En relación con el principio de territorialidad: Manifiesta la República de Perú que el Tribunal Andino ha sido claro en establecer que el derecho de exclusiva del cual goza el titular de una marca registrada debe circunscribirse al ámbito territorial de los países, en ese sentido cita la sentencia del Proceso 17-IP-98. Añade que el Tribunal "ha precisado que las únicas excepciones a este principio están dadas por la notoriedad y por normas expresas establecidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos entre Países Miembros de un convenio internacional determinado".
"En ese sentido, si el derecho que confiere la segunda parte del artículo 93 de la Decisión 344 no representa una excepción al principio de territorialidad surge el problema de aplicarlo de forma tal que no resulte la vulneración absoluta a dicho principio, sobre todo si se tiene en consideración que el sistema andino de derecho de marcas está estructurado en base a él".
d) En relación con el derecho de prioridad: Considera que "la segunda parte del artículo 93 puede llegar a desnaturalizar lo establecido en el artículo 103 de la Decisión 344, toda vez que el plazo para el ejercicio del derecho de prioridad consagrado en dicho artículo perdería fuerza, pues la sola solicitud de registro o el registro de una marca en un País Miembro bastaría para impedir por un plazo superior a los seis meses, el registro de marca idéntica o similar en cualquiera de los demás Países Miembros".
e) En relación con la cancelación como medio de defensa y derecho preferente: Manifiesta que la aplicación de la segunda parte del artículo 93 podría generar un elevado costo para aquél que habiendo solicitado a registro una marca dentro de un territorio desee valerse de la cancelación como medio de defensa cuando esté frente a una observación basada en una marca solicitada o registrada en otro País Miembro, ya que en este supuesto implicaría que el solicitante debería iniciar un procedimiento de cancelación en ese otro país.
f) Registro de Marcas Derivadas: Señala que "permitir una aplicación absoluta de la segunda parte del artículo 93 traería consigo la imposibilidad de los titulares de marcas idénticas o similares registradas en distintos países de la subregión de solicitar el registro de la marcas similares (derivadas) a las ya registradas, hasta tanto el registro de la marca registrada en el otro país no haya perdido vigencia".
g) Dificultades de orden práctico: Considera la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI que "reconocer protección a una marca registrada en un País Miembro por el solo hecho de oponerse al registro de una marca solicitada legalmente en cualquiera de los demás Países Miembros supondría el absurdo y prácticamente imposible requerimiento a todos aquellos que quieran presentar una solicitud en cualquiera de los Países Miembros a fin de verificar que en ellos no existe el registro de una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares, en una coyuntura en que ninguno de los Países Miembros cuenta con una infraestructura que sea capaz de atender a dicho requerimiento". Añade además que "una aplicación literal de la segunda parte del artículo 93 al hecho de la ausencia de un sistema de información sistematizada entre las oficinas nacionales de los Países Miembros podría propiciar el inicio de numerosos procedimientos de nulidad de registro de marcas inscritas en uno o más de los Países Miembros por quien primero hubiere solicitado o registrado la suya en un determinado País Miembro".
4. Sobre la interpretación general de la Decisión 344 a la que se refiere la Resolución 393, manifiesta el Gobierno de Perú que "la Sala de Propiedad Intelectual no pretende convertir el criterio del interés económico en una regla aplicable de manera general" señalando que ello se corrobora con el hecho de no haber expedido una Resolución con carácter de precedente de observancia obligatoria.
Indica que en los casos en los que se ha requerido acreditar el interés económico al amparo del artículo 93, "ello obedece al hecho de que todos ellos presentan elementos comunes, lo cual justifica el mismo requerimiento efectuado para todos". Añade que este criterio no se ha aplicado en todos los procedimientos, "sino en virtud a las particularidades especiales de determinados casos concretos";
Que, en ese sentido, la Secretaría General procede a analizar todos y cada uno de los argumentos invocados por el Gobierno peruano, concluyendo lo siguiente:
1. El artículo 57 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General señala los supuestos en los que se considerará flagrante un incumplimiento: a) cuando éste sea evidente, b) cuando recaiga sobre aspectos sustantivos sobre los cuales la Secretaría General se hubiere pronunciado con anterioridad.
En ese sentido, alega el Gobierno de Perú que en la Resolución 079 se analiza un caso de interpretación de norma reglamentaria nacional más no sobre actos procesales de la administración pública; así, considera que en el presente procedimiento no debe hablarse de "incumplimiento flagrante".
Al respecto, es necesario señalar que la Resolución 079 incide sobre el hecho de que resulta contrario al ordenamiento jurídico comunitario que se interpreten normas del ordenamiento jurídico andino por parte de un País Miembro que tenga por efecto modificar una norma superior de rango supranacional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia indica que su función se basa en el "control de la legalidad del sistema, cuya salvaguardia ha sido encomendada a este Tribunal desde el preámbulo mismo de su Tratado Fundacional, en donde se le caracteriza como el órgano jurisdiccional exclusivo, del más alto nivel, con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente" (PROCESO 7-AI-99). En dicha sentencia se pronunció asimismo acerca de la imposibilidad de que los Países Miembros interpreten las normas comunitarias, pues esta competencia solamente le corresponde a la Comisión por vía de autoridad al hacer "interpretación auténtica", y al Tribunal en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En esa oportunidad dijo el Tribunal:
"Estima El Tribunal que el camino escogido por el Gobierno peruano para despejar las dudas y aclarar las que a su juicio son confusiones e imprecisiones de la norma comunitaria, es erróneo puesto que en manera alguna, le es dable, ni a ningún otro de los Países Miembros, interpretar por vía de autoridad, es decir expidiendo una norma interpretativa, las disposiciones del ordenamiento jurídico de la Comunidad.
Es también evidente el hecho de que la expedición de la norma cuestionada representa una desarticulación del régimen común de propiedad industrial consagrado en la Decisión 344, toda vez que mientras que en los demás países el artículo 38 de la Decisión citada se aplica en su texto original, en el territorio del Perú tal disposición cobra un sentido y un alcance diferentes derivados de la particular apreciación de su texto, que se plasma en el artículo 5º del Decreto 010-97 ITINCI.
No es cierto, como se afirma en el memorial de conclusiones de la parte demandada, que los Países Miembros estén dotados de una facultad de precisar (de manera general) los alcances de las normas que están obligados a cumplir y que de no declararse infundada la presente acción El Tribunal estaría limitando dicha facultad. Los principios de aplicación directa y preeminente, a los que antes se hizo referencia, no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por El Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria.
(…)
El incumplimiento resulta tanto más grave cuanto que el procedimiento escogido por el Gobierno peruano para introducir las "aclaraciones" o "precisiones" al artículo 38 de la Decisión 344 de la Comisión, fue el de expedir una norma legal interna, el artículo 5º del Decreto Supremo No. 010-97-ITINCI, con lo cual no sólo infligió agravio directo a la norma que pretendía aclarar o precisar o interpretar, al modificarla sin aptitud legal para ello, desconociendo prerrogativas propias y exclusivas de organismos superiores de la Comunidad Andina, como son la Comisión y el propio Tribunal.
En efecto, sólo al órgano jurisdiccional le compete en cada caso concreto, y en el trámite de aplicación de las normas del ordenamiento comunitario, realizar su interpretación, cuando quiera que ella sea necesaria. Es la llamada interpretación judicial. Y, sólo a la Comisión, en su carácter de organismo legislativo del cual emanó la Decisión aclarada, precisada o interpretada, le corresponde, mediante la expedición de otra norma del mismo nivel y jerarquía, realizar la que se conoce doctrinariamente con el nombre de "interpretación auténtica", la cual por quedar consignada en una ley, participa de las características propias de ella, entre otras, la de su generalidad.
Como la conducta asumida por el Gobierno peruano más se asemeja a la expedición de una norma interpretativa que a la de emisión de un acto administrativo en que se plasme un criterio respecto de la aplicación de una norma en un caso concreto, debe concluirse que dicho País Miembro se arrogó funciones que exclusivamente están deferidas por los Tratados Constitutivos de la Comunidad a la Comisión, al intentar realizar una interpretación con autoridad que estaba y está fuera de su competencia." (el subrayado es de la Secretaría General)
Cabe señalar que las normas comunitarias se basan en el principio de aplicabilidad directa e inmediata, con el consecuente cumplimiento directo, por lo que no cabría interpretación alguna cuando dicha norma es clara. En ese sentido, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI ha sobrepasado sus facultades al establecer requisitos adicionales a los exigidos por la Decisión 344, de tal forma que con su interpretación modifica sustancialmente el contenido del artículo 93 de la citada norma andina. Cabe resaltar en este sentido que la evidencia del incumplimiento se manifiesta en el hecho que el Gobierno del Perú y, en particular, la indicada sala, conocen por sendos pronunciamientos previos de la Secretaría General y del Tribunal que la actividad interpretativa de los Países Miembros es restringida y que no puede ser utilizada como argumento para justificar la exigencia concreta de requisitos no previstos en la norma. Si ello les está vedado por vía de una manifestación de efectos generales (por ejemplo: una norma nacional modificatoria de la norma andina), con mayor razón le está vedado adoptar un criterio no previsto en la norma andina que solamente aplica en determinados casos, tal como lo ha reconocido el propio Gobierno del Perú, lo cual además resulta discriminatorio pues la Sala de Propiedad Intelectual ha recurrido a la exigencia en forma discrecional.
Así, con su conducta, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI incurre en "incumplimiento flagrante" cuando a través de sus Resoluciones pretende modificar el segundo párrafo del artículo 93 de la Decisión 344, estableciendo en los procedimientos de oposición andina, requisitos adicionales a los exigidos en el citado artículo, como es el de acreditar un interés económico real y actual de incursionar con la marca sobre la cual se sustenta la observación".
Por lo tanto, el primer cargo formulado en el recurso de reconsideración no prospera.
2. Señala el Gobierno de Perú que del análisis de la Resolución 079 y la sentencia del Proceso 7-AI-99 no se desprende que la emisión de un acto administrativo en que se plasme un criterio contravenga el ordenamiento jurídico andino. Al respecto es necesario señalar que en la referida sentencia el Tribunal ha indicado que la autoridad administrativa puede interpretar la norma comunitaria para un caso concreto bajo ciertos parámetros y siempre que el ordenamiento jurídico positivo así lo admita.
A tal efecto, ha sido claro al señalar que "no puede el intérprete, sea juez o funcionario, en el proceso de aplicación de la norma jurídica, pretender que su interpretación se convierta en una regla general pues ello equivaldría a convertirse en legislador".
En ese sentido, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI, al exigir en casi la totalidad de procesos sobre oposición andina, requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344, pretende que su interpretación se convierta en una regla obligatoria para las solicitudes que han sido y siguen siendo objeto de la exigencia. El efecto práctico de dicha conducta es modificar -por vía del tratamiento casuístico-, el objeto del citado artículo, lo que equivaldría a actuar como legislador andino en el caso concreto, facultad que no le ha sido otorgada. En ese orden de ideas, se reitera lo manifestado en el punto precedente, debiéndose señalar además que la Secretaría General encuentra que por esta vía la Sala de Propiedad Intelectual se ha apartado de los claros alcances de la sentencia del Proceso 7-AI-99, circunscribiendo la prohibición ratificada por el Tribunal a los casos de emisión de normas positivas interpretativas, cuando tal prohibición se aplica a la actividad interpretativa en general realizada por cualquier autoridad nacional que tenga como objeto u efecto la modificación de la norma andina. El hecho que en el presente caso la modificación de la norma andina se efectúe casuísticamente por una Sala Administrativa, lo cual genera en los hechos que un derecho incondicional y automático se sujete a evaluación arbitraria, sólo agrava el incumplimiento anotado.
Como es de conocimiento de la República de Perú, sólo la Comisión de la Comunidad Andina es quien puede modificar sus propias Decisiones; de la misma manera, el Tribunal de Justicia es el órgano del Sistema Andino de Integración encargado de interpretar las normas comunitarias sin que ello implique necesariamente su modificación; esa ha sido la voluntad manifestada por los Países Miembros al asumir sus compromisos comunitarios. Aceptar la pretensión del Gobierno de Perú implicaría no poder hablar de un ordenamiento jurídico común sino de tantos ordenamientos jurídicos como cuantos Países Miembros existieran o, peor aún, de tantos ordenamientos jurídicos como órganos administrativos existan.
Por lo tanto, el segundo cargo formulado en el recurso de reconsideración no prospera.
3. Señala el Gobierno de Perú que la aplicación del artículo 93 de la Decisión 344 es incompatible con las demás disposiciones y principios que rigen el derecho de marcas normado en la citada Decisión.
Como se expondrá líneas adelante, en el presente procedimiento no se está discutiendo las bondades o compatibilidad de la figura conocida como "la oposición andina" con el sistema vigente de la Decisión 344. Si bien un organismo nacional pudiera tener un entendido teórico diferente frente a cualquier norma, esa diferencia conceptual no lo faculta a "enmendar" la misma para adecuarla a su propia concepción o sentido del deber ser, pues de obrar de ese modo se estaría irrogando facultades legislativas de las cuales carece y dejando de cumplir su obligación principal que es aplicar la normativa vigente. En ese orden de ideas, y como la acción de que trata la presente Resolución se limita únicamente a asegurar que la legislación comunitaria sobre propiedad industrial sea aplicada debidamente en todos los Países Miembros, no resulta relevante analizar en detalle los argumentos de orden doctrinario o conceptual presentados.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar lo siguiente:
a) El Gobierno peruano alega que la aplicación del artículo 93 es incompatible con el estado actual del proceso de integración andina, considerando que el derecho conferido por el mismo conformaría un sistema híbrido que no se condice con el sistema de marca nacional ni con el sistema de marca comunitaria. Señala que hasta la fecha no existe un registro marcario de alcance subregional, por lo que no es posible la aplicación del artículo 93 tal cual; por ello es que el observante debe acreditar su interés económico real de incursionar en el mercado.
En opinión de la Secretaría General, esto constituye en esencia la verdadera razón por la cual la Sala de Propiedad Intelectual introduce una exigencia no contemplada en la norma. Es claro entonces que, al no poder desconocer la lógica conceptual del Tribunal andino, se opta más bien por hacer más gravoso el ejercicio de la "oposición andina" y desalentar su aplicación. Nuevamente la Sala de Propiedad Intelectual actúa conforme a facultades que no le han sido conferidas en la aspiración de enmendar o modificar por vía casuística una norma que no le complace.
Los tribunales administrativos están obligados a aplicar la ley de manera tal que no se vulnere el ordenamiento jurídico. En el caso de tribunales administrativos de los Países Miembros, constituye una obligación primaria acatar los principios de aplicación preeminente y directa de las normas supranacionales y de los principios que forman parte del Derecho Andino, obligación que en este caso se desconoce de manera explícita.
De otro lado, debemos señalar que si bien a la fecha no existe un registro marcario subregional único, en la práctica es posible que el solicitante de una marca efectúe una búsqueda en los registros marcarios de cada uno de los Países Miembros. Como es de conocimiento de la República de Perú, no existe impedimento alguno para efectuar dicha búsqueda. Dependerá del solicitante tomar la diligencia debida antes de registrar una marca, y dependiendo de su interés comercial, buscar en cada una de las Oficinas Nacionales Competentes la marca que pretende registrar a fin de asegurar la protección de su derecho.
En ese sentido, el artículo 93 es compatible con el proceso de integración andina, más aún considerando la voluntad de los Países Miembros de conformar un mercado común para el año 2005.
Cabe señalar que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI no es el órgano del Sistema Andino de Integración que pueda cuestionar la viabilidad o no de una norma comunitaria, tampoco es un órgano legislativo comunitario o nacional. Al cuestionar la aplicabilidad de la segunda parte del artículo 93, y pretender modificarla a través de actos administrativos internos, incumple con el ordenamiento jurídico andino.
Tampoco es correcto que el artículo 93 no tenga un correlato sustantivo. Por el contrario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 señala que
"Artículo 83.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. (…)".
b) Añade el Gobierno de Perú que el derecho de observación carece de contenido sustantivo.
Sobre el segundo párrafo del artículo 93, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual señala en un estudio con motivo de la modificación de la Decisión 344:
"La posibilidad de presentar oposiciones con base en un registro o una solicitud en trámite anterior existente en cualquiera de los demás Países Miembros no debe estipularse en una norma de procedimiento, sino ser materia de una disposición sustantiva que establezca explícitamente la prohibición de registrar una marca cuando alguna persona la hubiese solicitado o registrado anteriormente en otro país andino. Tal norma debe aparecer en el Artículo 83 literal a), a fin de que pueda servir para denegar y, en su caso, anular el registro de una marca 1/".
En los procedimientos de observación andina, el observante objeta el acceso al registro de una marca idéntica a la suya, que se encuentra previamente solicitada o registrada en el registro marcario de la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Así, el artículo 93 no carece de contenido sustantivo; el que la ubicación del mismo no sea la más idónea no justifica que un País Miembro se ampare en ese hecho para transgredir el ordenamiento jurídico andino.
c) Señala el Gobierno de Perú que, en cuanto al principio de territorialidad, el artículo 93 no constituye una excepción al mismo, razón por la cual el derecho de exclusiva que goza el titular de una marca debe circunscribirse al territorio de cada País Miembro.
Debemos señalar que el Gobierno de Perú no toma en cuenta que la Decisión 344 es una norma comunitaria que rige en el ámbito subregional andino. En ese sentido, el artículo 93 de la Decisión 344 sí constituye una excepción al principio de territorialidad, al encontrarse dentro del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, puesto que su marco no se circunscribe únicamente al territorio de cada País Miembro en particular, sino al territorio subregional andino.
En efecto, el artículo 93 de la Decisión 344 constituye una excepción al principio de territorialidad, razón por la cual el ámbito al que se circunscribe su aplicación abarca la totalidad de la subregión andina.
d) Manifiesta el Gobierno de Perú que la segunda parte del artículo 93 puede llegar a desnaturalizar el artículo 103 de la Decisión 344. Al respecto, pueden darse los casos en que el plazo establecido en el artículo 103 se debilite ante la aplicación del artículo 93.
Sin embargo, ello no implica que la Sala pueda establecer requisitos adicionales a los señalados en el segundo párrafo del artículo 93 por así creerlo conveniente.
Una vez más manifestamos nuestra preocupación en el sentido que el Gobierno del Perú, en este caso, a través de un órgano administrativo, actúe como legislador andino y modifique unilateralmente el ordenamiento comunitario. De ser necesaria una interpretación de la compatibilidad o no de ambos artículos, sólo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá realizarla a través de una interpretación prejudicial.
e) Alega el Gobierno de Perú que la aplicación del artículo 93 podría ser costosa para los solicitantes en los casos de cancelación de la marca como medio de defensa y derecho preferente. También es necesario señalar que el que resulte o no costosa la aplicación del segundo párrafo del artículo 93 en los referidos procedimientos, deberá ser evaluado por el inversionista y su interés de incursionar o no en un determinado mercado.
f) El Gobierno de Perú señala que permitir la aplicación absoluta de la "oposición andina" implica que los titulares de marcas idénticas o similares no puedan registrarlas en los distintos países de la subregión.
Dicha declaración es una prueba adicional por propia manifestación de que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI se considera competente para decidir sobre la lectura que debe darse al segundo párrafo del artículo 93. Si la voluntad del legislador era consolidar un registro marcario de tipo comunitario, lo cual implicaría impedir el registro de marcas idénticas o similares siempre y cuando ellas puedan inducir a error al consumidor sobre el origen de la marca, la Sala debe ceñirse a la voluntad del legislador pues carece de facultades para modificar de manera unilateral el Régimen Común sobre Propiedad Industrial que actualmente rige en los Países Miembros.
g) Considera la Sala que reconocer la protección a una marca registrada en un País Miembro por el solo hecho de oponerse al registro de una marca legalmente solicitada, implicaría que los solicitantes deban verificar si existe registro de marcas idénticas o similares en cualquiera de los Países Miembros. Ello, unido a la ausencia de un sistema de información sistematizada entre las oficinas nacionales de los Países Miembros, daría lugar a una serie de procedimientos de nulidad de registros de marcas inscritas en uno o más Países Miembros.
Al respecto, es necesario señalar que uno de los objetivos de establecer un régimen común se halla en considerar el ámbito territorial de cada País Miembro no de forma aislada sino como un único territorio subregional. En ese sentido y de acuerdo con el régimen vigente, corresponde a los solicitantes interesados en dar debida protección a su marca y efectuar una correcta verificación de la misma.
Debemos señalar que si bien la inversión que deben hacer los solicitantes para lograr una correcta verificación de la existencia en otros Países Miembros de registros de marcas idénticas o similares es más costosa que la verificación a nivel nacional, esa fue la opción del legislador andino y no es justificación para que el Gobierno de Perú incumpla el citado artículo 93.
Vale la pena indicar que el Gobierno peruano reconoce que la norma establecida en el segundo párrafo del artículo 93 es clara y concreta, tan es así que su aplicación se hace posible en la práctica aunque con las dificultades antes indicadas, por lo que las precisiones y exigencias que pretende al solicitar la acreditación del interés económico real transgreden el ordenamiento jurídico andino, al no ser posible en el ordenamiento comunitario la interpretación unilateral por parte de los Países Miembros, función que sólo corresponde al Tribunal.
En cualquier caso no está en tela de juicio el mérito de las razones conceptuales que argumenta la Sala de Propiedad Intelectual; lo que cuestiona la Resolución impugnada es el hecho puro y simple del desconocimiento de la observación andina como un mecanismo no sujeto a condición alguna, incumplimiento que la Sala explícitamente ha reconocido mediante sus descargos.
Habiéndose analizado cada uno de los puntos señalados por el Gobierno de Perú, el tercer cargo formulado en el recurso de reconsideración no prospera.
4. El Gobierno de Perú ha reconocido que actualmente solicita requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 93 de la Decisión 344 en los procedimientos de observación andina. De la misma manera, reconoce que el criterio del interés económico real en los casos de oposición andina ha sido aplicado en diversos procesos "que presentan elementos comunes". Sin embargo, no señala cuáles son estos "elementos comunes", limitándose a alcanzar una lista de casos en los que no se han solicitado este requisito adicional y manifestando que "no ha aplicado dicho criterio como regla general".
De esta manera el Gobierno del Perú ha reconocido que actualmente no sólo solicita requisitos adicionales a los establecidos en la norma comunitaria, modificándola unilateralmente a través de actos administrativos, pretendiendo convertirse en legislador andino, sino que además imparte ese criterio de manera discriminatoria, en virtud de "particularidades especiales" que la Sala no ha explicado.
Por tanto, el cuarto y último cargo formulado en el recurso de reconsideración no prospera;
Que, corresponde a la Secretaría General, conforme a lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, resolver el recurso de reconsideración dentro de los plazos previstos en dicho Reglamento;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar infundado el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Gobierno de Perú con relación a la Resolución 393 y, en consecuencia, confirmar la Resolución 393 de la Secretaría General.
Artículo 2.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Decisión 425 que contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los demás Países Miembros la presente Resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil.
NICOLAS LLOREDA RICAURTE
Director General
Encargado de la Secretaría General
1/ ANÁLISIS DE LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA A LA LUZ DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. Pág. 55. 1998.
