RESOLUCION 079
Dictamen 06-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 24 de diciembre de 1992, el Gobierno de Perú promulgó el Decreto Ley Nº 26017, que contenía la Ley General de Propiedad Industrial;

Que, con fecha 21 de octubre de 1993, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 142 del 29 de octubre de 1993 y que sustituyó a la Decisión 313 de la Comisión;

Que, con fecha 20 de diciembre de 1993, mediante Resolución 8821-93-INDECOPI/OSD, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), dispuso que, a partir del primero de enero de 1994, se aplicaran las normas contenidas en la Decisión 344;

Que, con fecha 23 de abril de 1996, el Gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo Nº 823 -Ley de Propiedad Industrial-, el cual sustituyó al Decreto Ley 26017;

Que, con fecha 5 de junio de 1997, el Gobierno del Perú promulgó el Decreto Supremo Nº 010-97-ITINCI, el cual contiene las normas para la adecuada aplicación del Decreto Legislativo Nº 823 -Ley de Propiedad Industrial-;

Que en el artículo 2º del mencionado Decreto Supremo se establece que "la limitación establecida en el inciso d) del artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 823 no incluye a las invenciones relacionadas con o que hagan uso de programas de ordenador o soporte lógico";

Que el artículo 3º de dicho Decreto Supremo dispone que "la limitación establecida en el inciso e) del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 823 no incluye productos farmacéuticos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 823" (los requisitos son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial);

Que en el artículo 4 del referido Decreto Supremo se señala lo siguiente: "aclárese que de conformidad con el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 823 un uso distinto del comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 823";

Que el artículo 5º del mencionado Decreto Supremo establece que "de conformidad con el artículo 71º del Decreto Legislativo Nº 823, la importación de un producto patentado, así como la importación de un producto obtenido a través de un procedimiento patentado, serán suficientes para satisfacer la demanda del mercado de dicho producto";

Que, con fecha 28 de enero de 1998, la Secretaría General de la Comunidad Andina remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales del Perú la Nota de Observaciones SG/AJ/F 027-98, en la cual se manifiesta que el Decreto Supremo Nº 010-97-ITINCI pudiera estar modificando sustancialmente artículos de la Decisión 344 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial-, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Que no queda claro a qué se refiere el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 010-97-ITINCI al establecer que "la limitación establecida en el inciso d) del artículo 27º del Decreto Legislativo Nº 823 no incluye a las invenciones relacionadas con o que hagan uso de programas de ordenador o soporte lógico", toda vez que el artículo 27 inciso d) de la Ley y el artículo 6 inciso d) de la Decisión 344 disponen que "no se considerarán invenciones (…) los programas de ordenadores o soportes lógicos";

b) Que el artículo 3 del Decreto Supremo al establecer que "la limitación establecida en el inciso e) del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 823 no incluye productos farmacéuticos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 823" (los requisitos son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) estaría contraviniendo los artículos 28 literal e) de la Ley y 7 literal e) de la Decisión 344 que disponen que no serán patentables "las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud";

c) Que el artículo 4 del Decreto Supremo al disponer que "de conformidad con el artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 823 un uso distinto del comprendido en el estado de la técnica será objeto de nueva patente si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 823", resultaría contrario a los artículos 22, 23 y 43 de la Ley y al artículo 1º de la Decisión, ya que no sería posible que un producto ya patentado pueda volver a obtener este derecho por el simple hecho de atribuírsele un nuevo uso;

d) Que el artículo 5 del Decreto Supremo al disponer que "de conformidad con el artículo 71º del Decreto Legislativo Nº 823, la importación de un producto patentado, así como la importación de un producto obtenido a través de un procedimiento patentado, serán suficientes para satisfacer la demanda del mercado de dicho producto", reduce sólo un tipo de operación comercial, la importación, para dar cumplimiento al requisito de explotación previsto en el artículo 38 de la Decisión 344. La norma comunitaria hace mandatoria la realización conjunta de tres tipos de operaciones (importación, distribución y comercialización), las cuales deben realizarse además en forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado;

Que en la mencionada Nota de Observaciones, y conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, se otorgó al Gobierno del Perú un plazo de 30 días para su contestación;

Que, con fecha 24 de marzo de 1998, habiendo vencido en exceso el plazo concedido, el Gobierno del Perú remitió el fax Nº 057-97-MITINCI/VMTINCI, en el cual se adjunta el Informe Nº 001-1998/TPI, dando respuesta a la Nota de Observaciones SG/AJ/F O27-98;

En su respuesta el Gobierno del Perú manifestó lo siguiente:

1. Con relación al artículo 2, referido a los programas de ordenador, considera que "el Régimen Común Andino en materia de propiedad intelectual ha optado por conceder exclusivamente a los programas de ordenador o el soporte lógico una protección de derechos de autor (…)" y que "la exclusión a la que se refiere el art. 6 inciso d) de la Decisión 344 sólo comprende a los programas de ordenador o el soporte lógico como tales, y no a inventos desarrollados en base a programas de ordenadores", agregando además que "el art. 2 simplemente ha aclarado que esta exclusión no alcanza a las invenciones relacionadas con los programas de ordenador o el soporte lógico ni a las que hagan uso de los mismos, que de cumplir con los requisitos establecidos en el art. 1º de la Decisión 344 podrían ser patentables";

2. Con respecto al artículo 3 del Decreto Supremo -relativo a la prohibición de patentabilidad de invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- señala que considerando que el Tribunal Andino en el Proceso 6-IP-94 determinó que la Lista de medicamentos esenciales de la OMS a la que se refiere el artículo 7 inciso e) de la Decisión 344 es la 7ª Lista de Drogas Esenciales, la prohibición contenida en dicha norma no tiene en la práctica relevancia alguna, por cuanto los productos contenidos en dicha lista ya han perdido novedad y por lo tanto no son patentables; y, asimismo, que "en la medida que el alcance de esta norma generaba desconcierto en la industria farmacéutica y que el Acuerdo sobre los ADPIC no prevé una excepción como tal, una disposición como la del inciso e) igual debería ser suprimida a más tardar antes del año 2000. En tal sentido era conveniente en el interín realizar una interpretación restrictiva del inciso e)";

3. En relación con el artículo 4 del Decreto Supremo, que aclara el artículo 43 del Decreto Legislativo 823 -relativo al otorgamiento de patentes por nuevos usos- se señala que "el objetivo del artículo 16 de la Decisión 344 fue dejar en claro que un producto o procedimiento ya patentado no podrá ser objeto de una nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial. Si bien esta norma es coherente con el sistema de patentes andino y de derecho comparado, la experiencia había demostrado que el alcance de la misma no era claro. Así, algunos agentes económicos entendían que todo uso posterior de un producto o procedimiento ya patentado, estaba excluido del campo de la patentabilidad." Se agrega además que "técnica y económicamente no existe impedimento alguno para que un uso posterior de un producto o procedimiento ya patentado sea objeto de una patente si cumple con los requisitos de patentabilidad del art. 1º de la Decisión 344", y en virtud de esas consideraciones se quiso realizar una aclaración del art. 16 de la Decisión 344;

4. Con respecto al artículo 5 del Decreto Supremo, que dispone que la importación es criterio suficiente para que se configure la explotación de productos o procedi-mientos, el Gobierno del Perú considera que "el objetivo de la norma fue buscar que en el mercado de los productos patentados la cantidad ofrecida sea suficiente para satisfacer la cantidad demandada en el mercado" y además teniendo en cuenta que muchos de los productos patentados importados no requieren de canales de comercialización y distribución para entrar al mercado, se ha interpretado que basta la importación para satisfacer la demanda del mercado de dicho producto;

En consecuencia el Gobierno del Perú considera que el Decreto Supremo no entra en conflicto en ninguna de sus disposiciones con el Régimen Común Andino, sino solamente interpreta ciertas normas de la Decisión 344 sin modificar, agregar o suprimir criterios sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria;

Que, respecto a la primera observación realizada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en efecto se puede colegir de la norma contenida en el artículo 6 inciso d) de la Decisión 344 que lo que se busca es excluir de la protección por derecho de propiedad industrial a los programas de ordenador y soporte lógico como tales, más no a invenciones que tengan relación con dichos programas o a aquellas que se valgan de dichos programas para crear nuevos productos o procedimientos, de tal modo que el artículo 2 del Decreto Supremo 010.97-ITINCI estaría en concordancia con el ordenamiento andino;

Que en relación con la segunda observación realizada por la Secretaría General, es claro que la prohibición contenida en el literal e) del artículo 28) del Decreto Legislativo Nº 823 y del literal e) del artículo 7 de la Decisión 344, excluye de la patentabilidad a "las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud". De este modo, el artículo 3 del Decreto Supremo, no modifica en sustancia los objetivos de la Decisión 344 por cuanto los productos incluidos en la Séptima Lista de Drogas Esenciales de la OMS no son patentables per se. Sin embargo, a pesar de no existir incompatibilidad sustantiva entre el artículo 3º del Decreto Supremo y el literal e) del artículo 7 de la Decisión 344, la norma nacional modificaría formalmente lo dispuesto en la norma comunitaria por vía de una llamada "interpretación restrictiva" incluida en una norma que tiene nivel reglamentario con relación a la norma comunitaria, que tiene nivel supranacional. Debe precisarse también que el procedimiento interpretativo está reservado al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de la interpretación prejudicial;

Que con respecto a la tercera observación de la Secretaría General, puede interpretarse que la norma contenida en el artículo 16 de la Decisión 344 busca impedir el patentamiento de productos o procedimientos que se encuentren en el estado de la técnica más no así de productos o procedimientos que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Decisión 344, de tal modo que el artículo 4 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI estaría en concordancia con el ordenamiento andino;

Que en relación con la cuarta observación de la Secretaría General, es claro que como se señaló en la Nota de Observaciones SG/AJ/F 027-98 los requisitos para determinar la explotación de la invención patentada establecidos en la norma comunitaria involucran tres tipos de operaciones (importación, comercialización y distribución) y no únicamente a la importación, tal como lo dispone el artículo 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI; además estas operaciones deben realizarse de forma tal que se satisfaga la demanda del mercado. No resulta exacto señalar que basta la importación para introducir un producto en la corriente comercial por cuanto la operación de importación, en sentido estricto, culmina con la operación de levante en aduanas, la cual es previa a la introducción del producto en el mercado nacional. En todo caso, aún de admitirse tal argumento como válido, esta situación no podría generalizarse a los productos que sí requieren de la comercialización y distribución para su ingreso en las corrientes comerciales. Nuevamente, es necesario reiterar que una norma reglamentaria no puede, por vía de interpretación, modificar el contenido de una norma superior, más aún cuando ésta tiene el carácter de ser norma supranacional. En tal sentido, no pudiendo una norma nacional restringir ni limitar el campo de acción enmarcado en la norma del artículo 38 de la Decisión 344, se configuraría una transgresión de la normativa comunitaria;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones de la Comisión forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. En ese sentido, el Artículo 3 del referido Tratado establece que "las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior";

Que, en la Sentencia del Proceso 2-N-86, de fecha 10 de junio de 1987 y publicada en la Gaceta Oficial Nº 21 del 15 de julio de 1987 el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena declaró que "el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino"; y

Que, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, "cuando la Junta considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no excederá de dos meses. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Junta emitirá un dictamen motivado…";

Artículo 1.- Dictaminar que las disposiciones contenidas en el artículo 5 del Decreto Supremo 010-97-ITINCI contravienen lo dispuesto por el artículo 38 de la Decisión 344, configurándose un incumplimiento por parte del Gobierno del Perú, de obligaciones derivadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Artículo 2.- En cumplimiento del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Secretario General