RESOLUCION 030
Dictamen 016-97 de incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 52 del Acuerdo de Cartagena, los Artículos 5 y 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 24 de diciembre de 1992, el Gobierno de Perú promulgó el Decreto Ley N° 26017, que contenía la Ley General de Propiedad Industrial;

Que, con fecha 21 de octubre de 1993, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 142 del 29 de octubre de 1993 y que sustituyó a la Decisión 313 de la Comisión;

Que, con fecha 20 de diciembre de 1993, mediante Resolución 8821-93-INDECOPI/OSD, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dispuso que se aplicaran, a partir del primero de enero de 1994, las normas contenidas en la Decisión 344;

Que, con fecha 23 de abril de 1996, el Gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo N° 823 - Ley de Propiedad Industrial, el cual sustituyó al Decreto Ley 26017;

Que, con fecha 28 de noviembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dictó la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD, por la cual declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso invocada por Guillermo Cassinelli Gurreonero y Luis Fernando Cassinelli Cassinelli, de Perú y, en consecuencia, ordenó cancelar el certificado N° 11648 correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación CASSINELLI, el monograma `EC' y el aspecto general de la etiqueta conforme al modelo adjunto a la solicitud, registrada a favor de Enrique Cassinelli e Hijos S.A. en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial;

Que, en su parte considerativa, la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD indicó que el artículo 116 de la Decisión 344, concordante con el artículo 118 del Decreto Ley 26017 -Ley General de Propiedad Industrial-, "establece que para que la licencia de la marca surta efecto frente a terceros, deberá celebrarse un convenio escrito de fecha cierta y estar inscrita en el registro de la oficina nacional competente" (subrayado nuestro);

Que, con fecha 23 de agosto de 1996, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI, la cual revocó la Resolución N° 015459-95-INDECOPI/OSD y declaró "infundada la acción de cancelación por falta de uso, invocada por Guillermo Cassinelli Gurreonero y Luis Fernando Cassinelli Cassinelli, de Perú, del Certificado N° 11648, correspondiente a la marca de producto constituida por la denominación CASSINELLI, el monograma EC y el aspecto general de la etiqueta para distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Enrique Cassinelli e Hijos S.A., manteniéndose vigente el certificado N° 11648 materia de la acción";

Que, en los fundamentos de la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI, el Tribunal del INDECOPI mencionó que "de conformidad con el artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823, no se debe cancelar el registro de una marca, cuando hubiese sido usada por una persona autorizada por el titular de la misma, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente, siempre que la utilización de la marca no atente contra lo establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales" (subrayado nuestro);

Que la Resolución N° 077-96 INDECOPI/TRI-SPI menciona también que "de conformidad con lo establecido en la primera disposición transitoria de la Ley de Propiedad Industrial, aprobada por Decreto Legislativo 823, resultan aplicables en el presente caso las disposiciones contenidas en ella";

Que, con fecha 25 de abril de 1997, la Junta del Acuerdo de Cartagena remitió al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú, la nota de observaciones J/AJ/C 019-97, mediante la cual se les solicitaba que, en un plazo que no excediera de diez días, informara respecto a la situación a la que se ha hecho referencia;

Que, con fecha 31 de julio de 1997, el Gobierno de Perú remitió el fax 231-97-MITINCI/VMTINCI, dando respuesta a la nota de observaciones J/AJ/C 019-97;

Que, en su respuesta, el Gobierno de Perú manifestó que:

a) La Resolución N° 77-96-INDECOPI/TRI-SPI emitida por el Tribunal del INDECOPI se fundamenta en el artículo 177 inciso a) del Decreto Legislativo 823 - Ley de Propiedad Industrial, que señala que "no se cancelará el registro de una marca por falta de uso (...) cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente..." (subrayado nuestro). Según el Gobierno peruano, este hecho "determina que no proceda la cancelación por falta de uso";

b) La Resolución N° 77-96-INDECOPI/TRI-SPI no contraviene el artículo 116 de la Decisión 344, pues dicha norma "deja a los ordenamientos internos de cada país la regulación particular en torno a los actos de cesión y transferencia de marcas", por lo cual "la opción normativa es que cada País Miembro defina y regule todos aquellos aspectos relativos al perfeccionamiento de este tipo de actos" (subrayado nuestro). Además, el Gobierno de Perú sostuvo que es necesario apreciar de manera sistemática las normas de la Decisión 344 para poder definir si es que se ha querido dar al registro de las cesiones y licencias el carácter de constitutivo o declarativo;

c) El artículo 116 de la Decisión 344 "no establece la obligación de registrar toda cesión o transferencia de marca", ya que, si la norma comunitaria hubiese querido hacer obligatorio el registro, "el artículo debería tener un texto expreso sobre el particular en que se pudiese leer, por ejemplo, 'toda cesión o transferencia de marca deberá ser registrada'". En ese sentido, el Gobierno de Perú manifestó que, "al no haberse contemplado una fórmula como las mencionadas, no existe fundamento alguno para interpretar que en dicha norma existe una obligación en ese sentido";

d) A pesar de lo expuesto, y asumiendo que el artículo 116 de la Decisión 344 contenga efectivamente la obligación de registrar todo acto de cesión o transferencia del registro de marcas, el Gobierno peruano afirmó que "estaríamos frente a una obligación sin sanción legal", pues "la norma no prevé cuáles son las consecuencias de incumplir su mandato". Concluye en este punto el Gobierno de Perú señalando que "este aspecto determinaría que el incumplimiento de registro no acarrearía ninguna consecuencia legal, ni afectaría en modo alguno el acto de cesión o transferencia no registrado" (subrayado nuestro);

e) En consecuencia, el Gobierno peruano indicó que "el hecho de que el artículo 177 prevea dentro de su ámbito de aplicación el supuesto de la autorización no inscrita del uso de una marca a un tercero, no es incompatible ni contraviene el artículo 116 de la Decisión 344..." (subrayado nuestro);

Que, respecto al punto a) de los alegatos del Gobierno peruano, el artículo 116 de la Decisión 344 establece que "las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente" (énfasis nuestro). En ese sentido, el Artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena establece que "los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación" (énfasis nuestro). Del mismo modo, el propio artículo 1° del Decreto Legislativo N° 823 dispone que "la presente Ley tiene por objeto regular y proteger los elementos constitutivos de la propiedad industrial (...) de conformidad con la Constitución Política del Perú y los acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Perú sobre la materia" (énfasis nuestro). Como se ha señalado anteriormente, y de manera contraria a lo dispuesto por la norma andina, el literal a) del artículo 177 del Decreto Legislativo N° 823 establece que "no se cancelará el registro de una marca por falta de uso (...) cuando la marca hubiese sido usada conforme a lo establecido por los Acuerdos y Tratados Internacionales suscritos por el Perú sobre la materia, por una persona autorizada por el titular de la marca, aun cuando dicha autorización no hubiese sido inscrita ante la Oficina competente..." (énfasis nuestro). Como vemos, el sustento legal de la Resolución N° 77-96-INDECOPI/TRI-SPI es incompleto, pues no consideró, ni las normas comunitarias (Art. 116 de la Decisión 344 y Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena), ni las propias normas del Decreto Legislativo N° 823, las cuales establecen claramente la obligatoriedad de la inscripción de todo acto de cesión o transferencia del registro de marca;

Que, con relación al punto b) de los alegatos del Gobierno del Perú, no es exacta la afirmación que el Art. 116 de la Decisión 344 deje a los ordenamientos internos de cada país la regulación particular en torno a los actos de cesión y transferencia de marcas, pues el artículo 146 de la referida Decisión dispone que los Países Miembros "... se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión..." (énfasis nuestro). Habiendo quedado claro que es obligatoria la inscripción de todo acto de cesión o transferencia del registro de marca, la obligación de los Países Miembros es implementar los procedimientos para cumplir con las normas comunitarias y nacionales;

Que, en lo referente al punto c) de los alegatos del Gobierno peruano, es preciso indicar que el artículo 116 de la Decisión 344 establece que "las cesiones y transferencias de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro, deberán registrarse ante la oficina nacional competente" (énfasis nuestro). Este artículo despeja cualquier duda respecto a su interpretación y alcances;

Que no existe sustento legal que ampare la afirmación hecha en el punto d) de sus alegatos por el Gobierno peruano, en el sentido que "el incumplimiento de registro no acarrearía ninguna consecuencia legal, ni afectaría en modo alguno el acto de cesión o transferencia no registrado" (énfasis nuestro). La función principal del registro es precisamente la de oponer la titularidad del mismo a quienes no la tuvieran, con el fin de garantizar la propiedad de determinado bien. En el presente caso, de no existir el registro de marcas, cualquier persona podría acceder al uso de las mismas, sin necesidad de ningún tipo de retribución por concepto de regalías a su verdadero titular. En consecuencia, el incumplimiento de registro sí conlleva consecuencias legales;

Que, por último, en el punto d) de sus alegatos, el Gobierno de Perú sostuvo que al prever la norma nacional el supuesto de "autorización no inscrita del uso de una marca a un tercero", no habría incompatibilidad ni contravención del artículo 116 de la Decisión 344. A ese respecto, en la Sentencia del Proceso 2-IP-88, de fecha 25 de mayo de 1988 y publicada en la Gaceta Oficial N° 33 del 26 de julio de 1988, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena declaró que "en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente (...) En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria..." (énfasis nuestro);

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del Artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones de la Comisión forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. En ese sentido, el Artículo 3 del referido Tratado de Creación del Tribunal establece que "las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior";

Que, en la Sentencia del Proceso 2-N-86, de fecha 10 de junio de 1987 y publicada en la Gaceta Oficial N° 21 del 15 de julio de 1987, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena declaró que "el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino"; y,

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, "cuando la Junta considere que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, le formulará sus observaciones por escrito. El País Miembro deberá contestarlas dentro de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no excederá de dos meses. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la Junta emitirá un dictamen motivado...";